특허발명이 아래와 같은 경우,
1) 통신 상대자에게 ID를 가상적으로 부여하는 단계
2) 무선통신단말기를 통하여 다른 통신 상대자와 SMS 메시지를 송수신 하는 경우 상기 ID와 각 상대자와 고유 ID를 변환하는 단계
3) SMS를 전자우편 형태의 데이터로 변환하거나 전자우편을 SMS 형태의 데이터로 변환하는 단계
이러한 형태의 BM은 피고가 모두 실시하는 것이 아니고 이 특허발명을 실시하기 위해서는 부득이 이동통신사의 협력이 불가피하다.
이 경우 특허발명과 동일한 내용의 기술을 실시하는 피고가, 실시주체가 피고가 아니라 일부 이동통신사가 포함되어 있기 때문에, 자신이 실시하지 않은 점을 이유로 비실시 주장을 할 수 있을까?
BM 특허 사건에서는 자주 발생하는 현상이다. BM 특허는 서버들 사이에 이루어지는 과정을 청구하기 때문에 실행주체가 복수 개로 보이는 경우가 많다.
이러한 BM 특허의 특수성을 고려하지 않는다면, 특허권 자체가 형해화된다는 문제점이 있었기에 이에 대한 여러 가지 해결책이 제시되었다. 우리 법원도 이에 대한 해결책을 고심하였는바, 이에 대한 판례를 소개하고자 한다.
서울고등법원은 2005라726 사건에서, 아래와 같이 설시하여 그 판단기준을 제시하고 있다.
서울고등법원의 판시 내용을 (이해하기 쉽게 고쳐서) 올리면,
1) 피고는 실시 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사, 방송사 등과 협력하여 실시 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 실시 서비스 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으며,
2) 이에 비하여 이동통신사는 실시 서비스 이용자와 피고 사이에 데이터 전달 역할과 이용자에 대한 과금 대행 역할을 수행할 뿐이고, 방송사는 단지 실시 서비스의 협력자에 불과하다 할 것이므로,
3) 결국 피고의 실시 서비스의 주체는 피고라 할 것이다.
위 판시 내용을 정리하면,
실시 서비스를 주도적으로 기획, 구성하고 그에 따른 경제적 이익을 향유하고 사업 성패에 관한 위험부담을 지고 있다면,
일부 구성에 있어 이동통신사나 방송사가 관여하고 있다고 하더라도 단지 과금 대행이나 협력자에 불과하므로
피고가 실시주체라는 점은 달라지지 않는다는 것이다.
결국 서울고등법원은 3가지 정도 요소를 실시의 주체성 판단에 도입하고 있는데,
1) 실시 서비스의 주도적인 기획이나 구성
2) 서비스 실시에 따른 경제적 이익
3) 사업 성패에 관한 위험부담
이 그것이다. 위 3가지 요소를 고려하여 실시주체를 따지면 될 것으로 보인다.
BM 발명의 특수성을 잘 고려한 것으로서, 대단히 유용한 판시 내용으로 이해된다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 3. 3.) 기고.
