디자인의 동일 유사성이 인정되기 위해서는 물품의 동일 유사성과 형태의 동일 유사성이 모두 인정되어야 한다.
1) 물품의 동일 유사성
우선 판례의 입장은 아래와 같다.
물품의 동일·유사성 여부는 물품의 용도, 기능 등에 비추어 거래 통념상 동일·유사한 물품으로 인정할 수 있는지 여부에 따라 결정하여야 할 것이고, 의장법시행규칙 제9조 제1항 소정의 물품 구분표는 의장등록 사무의 편의를 위한 것으로서 동종의 물품을 법정한 것은 아니므로 물품 구분표상 같은 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 볼 수 없는 물품이 있을 수 있고 서로 다른 유별에 속하는 물품이라도 동일 종류로 인정되는 경우가 있다.
(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결)
정리하면 물품의 동일 유사성은 물품구분표가 아닌 거래통념에 비추어 판단한다는 의미이다. 예컨대 전자렌지용 일체용 조명등과 전구는 동일한 물품에 해당한다.
2) 형태의 동일 유사성
판례의 입장을 정리하면 아래와 같다.
의장의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 또한 의장법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 의장과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 의장법에 의한 의장등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 의장들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 고안의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다.
(대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결)
정리하면, 원칙적은 전체적 관찰이고 보완적으로 요부 관찰을 한다. 여기서 요부란 물픔에 흔하게 있는 형상이 아니어서 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로서 디자인적 특징이 잘 나타나 있는 부분을 의미한다. 요부 관찰을 하는 경우, 요부가 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있어도 유사하다고 보아야 한다.
한편 물품의 기능에 관련된 형태는 유사 판단에서 요부가 될 수 없다.
중요한 점은 공지된 부분이 포함된 경우의 유사성 판단방법인데, 대법원 판례는 일부 공지된 부분이 포함된 경우에는 디자인권의 권리범위를 정함에 있어 공지부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 판시하고 있다.
등록디자인이 신규성이 있는 부분과 함께 공지의 형상과 모양을 포함하고 있는 경우 그 공지 부분에까지 독점적이고 배타적인 권리를 인정할 수는 없으므로 디자인권의 권리범위를 정함에 있어서는 공지 부분의 중요도를 낮게 평가하여야 한다. 따라서 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서는 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없다
(대법원 2013. 12. 26. 선고 2013다202939 판결)
다만 디자인권을 등록하는 경우에는 공지부분도 유사 여부를 판단할 때 중요도를 낮게 봐서는 안 되는 입장이므로 주의를 요한다. (예컨대 거절결정과 등록무표 사건)
유사의 폭에 관해서 참신한 디자인이거나 등록디자인에 의하여 비로소 창작된 것인 경우 유사의 폭을 넓게 인정해야 하나, 오래전에 등장한 디자인으로서 구조적으로도 그 디자인을 크게 변화시킬 수 없으며 취미나 유행의 변화에 한도가 있는 경우는 유사의 폭을 좁게 본다.
* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2019. 4. 15.) 기고.
