모인출원이란, 정당한 발명자 또는 고안자가 아닌 자 또는 그 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원을 말한다. 한 마디로 도둑 특허나 도둑 실용신안을 의미하며, 무권리자에 의한 출원이라고도 한다.
예컨대 발명자가 있음에도 불구하고 다른 사람이 마음대로 특허출원을 해 버린 경우, 회사에서 발명한 직원이 있음에도 불구하고 회사 대표가 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 중소기업과 거래하는 대기업이 중소기업의 기술을 습득하여 임의로 특허출원을 해 버린 경우, 공동발명임에도 불구하고 그 중 한 사람이 단독발명자로서 출원을 해 버린 경우 등이 그러한 예이다.
현실적으로 어떤 발명이 있으면 그 발명이 그대로 모인출원되는 경우는 흔치 않다. 대부분 원 발명에 수정을 가하고 변형을 하여 출원하게 되는데, 이 때 발명의 동일성 문제가 발생한다. 즉 어느 정도 변형을 했을 때에 원 발명에 대한 모인출원이 되고, 어느 정도 수정을 가했을 때에 원 발명과 무관한 새로운 발명에 대한 출원이 되는가?
이에 대하여 대법원은 "발명자가 아닌 사람으로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자의 발명과 상이하게 되었더라도, 변경이 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 등록이 무효이다."라고 판시한 적이 있다(대법원 2011.09.29. 선고 2009후2463 판결).
즉 모인출원된 발명이 원 발명과 비교하여 기술적 구성의 단순 부가ㆍ삭제ㆍ변경에 지나지 않고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다면 이는 실질적으로 동일한 발명으로 볼 수 있다는 의미이다.
그렇다면 이런 특허 도둑이나 실용신안 도둑이 있는 경우 어떻게 대처하여야 하고, 어떻게 구제받을 수 있을까?
첫째, 가장 근본적인 방법으로는 특허출원 도중에 무효를 만드는 방법이다. 즉 무권리자에 의한 출원은 특허거절 사유(특허법 제62조 제2호)인바, 심사관이 등록을 거절하게끔 정보를 제공하면 된다. 이 경우 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날로부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원하면 모인출원시로 소급하여 특허출원을 한 것으로 본다(제34조).
둘째, 일단 특허가 등록되었다면 등록특허에 대한 무효심판청구를 제기하여 무효를 만들 수 있다. 실무에서 가장 많이 일어나는 모인출원에 대한 대응이다. 하지만 모인출원임을 이유로 등록특허를 무효로 만드는 것은 증거자료의 수집과 치밀한 입증이 있어야 하므로 쉽지 않은 과정이다. 만일 모인출원임을 밝혀 등록특허가 무효가 되었고 그 심결이 확정되었다면 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다(제35조).
다만, 이런 소급 효과를 누리기 위해서는 기한 요건을 준수하여야 하는데, 조속하게 특허무효심판청구를 제기하여야 하고, 만일 무효심결이 확정되었다면 조속하게 특허출원을 해야 하는바, 전자에 관하여는 무효심판의 대상이 되는 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나기 전에 특허출원을 하여야 하고, 심결이 확정된 날부터 30일이 지나기 전에 특허출원을 해야 한다.
실무에서는 이 2년 및 30일 기간을 준수하지 못한 경우가 많이 발견된다. 이 경우 특허무효심결이 확정되더라도 정당한 권리자의 특허로 환원할 수는 없고 단지 모인출원된 등록특허가 무효만 되는 효과가 있을 뿐이다. 일부에서는 이 경우 민사적인 등록특허명의 이전절차가 가능한지에 대하여 이를 긍정하는 견해가 있었다. 이에 대하여 살펴본다.
<계속>
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2014. 11. 10.) 기고.
