셋째, 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나고 또는 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 부득이하게 민사적인 특허권이전등록절차의 소 또는 등록특허명의변경의 소를 제기할 수밖에 없는데, 이러한 소송은 허용되는가?
이에 대하여 학설의 대립도 있었지만, 최근 대법원(대법원?2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결)은 일본 판례와 같은 결론을 내렸다. 즉 "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35조). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."고 하여 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지나고 또는 특허무효심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에는 민사적인 특허권이전등록절차의 소가 부적법하다는 결론을 내린 것이다.
이 판결은 등록특허의 귀속 문제는 민사법원이 아닌 특허청ㆍ특허심판원에서 해결하라는 전속관할의 존중 취지가 포함되어 있다.
다만 주의할 점이 있는데, 이러한 특허권 귀속의 문제가 아닌 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도의 문제는 민사법원의 심리 대상이 된다는 것이다.
즉 "양도인이 특허 또는 실용신안을 등록출원한 후 출원중인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인 명의로 출원인명의변경이 이루어져 양수인이 특허권 또는 실용신안권의 설정등록을 받은 경우에 있어서 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 되는 때에 그 특허 등을 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권 등이 동일한 발명 또는 고안에 관한 것이라면 그 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허 등을 받을 수 있는 권리를 잃게 됨에 대하여 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 등에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결)."
위 대법원?2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결과 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결은 서로 상치 또는 모순되지 않는다는 점에 주의해야 할 것이다.
넷째, 마지막으로 사위출원을 이유로 형사고소가 가능하고(특허법 제229조), 마찬가지로 사위출원을 이유로 민사상 불법행위 손해배상 소송도 가능하다(민법 제750조). 하지만 이런 방법은 형사처벌이나 금전배상을 목적으로 하는 것이기에, 모인출원된 특허를 찾아오는 방법으로는 부적절하다는 단점이 있다. 특히 손해배상은 원칙적으로 불법행위시 즉 모인출원시를 기준으로 산정하니 특허의 장래적 가치를 충분히 반영하지 못할 수밖에 없다.
개인적으로는, 특허법 제35조 단서 조항(다만, 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년이 지난 후 또는 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다)은 지나치게 단기로 설정되어 있어 정당한 권리자 보호에 역행하고 있다는 생각을 가지고 있다. 법적 안정성을 지나치게 고려해 놓은 것으로 보인다.
또한 특허법 제35조 단서 조항이 적용되는 경우에 있어, 정당한 권리자는 자신의 특허를 찾아올 수는 없지만 무상의 실시나 어느 정도의 금전적 보상을 받을 수 있도록 하는 것이 법적 정의나 형평성 측면에서 바람직하다고 보는데, 장차 이러한 보완이 필요하다고 본다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 디지털타임스(2014. 11. 10.) 기고.
