시작하면서
미국은 현재 특허괴물(Patent Troll, NPE(Non-Practicing Entities) 또는 PAE(Patent Assertion Entities))과 전쟁 중이다(자세한 내용은 ‘[지적재산법 바로알기 16] 특허괴물과의 전쟁, 미국의 현황’ 참조). 미국 의회 및 정부는 최근 일련의 특허괴물 법안을 발표하면서 강력한 규제를 시도하고 있다. 이번 기고에서는 이러한 규제노력에 대하여 알아보기로 한다.
America Invents Act (AIA) : 2011년 9월 16일부터 단계적으로 시행
2011년 9월 16일, 미국 특허법은 크나큰 변화를 맞게 된다. 기존의 특허시스템이 21세기의 환경에 부합하지 않기에 글로벌 환경에 맞는 특허시스템으로 개조하고 특허분쟁을 줄이며, 등록특허의 품질을 향상하면서 혁신장려를 통한 일자리 창출의 의도에서 이를 개선한 것이다. 그 결과물이 바로 『Leahy-Smith America Invents Act(AIA)』이다.
AIA 특허법에서는 선발명주의(First to Invent)에서 선출원주의(First to File)로의 변화, 당사자계 재심사제도(Inter Partes Review), 등록 이전 제3자의 정보제공 제도(Pre-Issuance Submission of Prior Art by 3rd Parties), 선사용권자의 항변 확대(Prior User Rights), 소송병합 또는 공동소송(Joinder) 요건의 엄격화 등이 도입되었다.
이 중, 특허괴물과 관련하여 ① 등록특허에 대한 무효심판을 제기할 수 있는 당사자계 재심사제도는 특허괴물에 대한 방어수단으로 유용하게 작용할 수 있으며, ② 영업방법(BM) 발명에만 국한되었던 선사용권의 항변이 모든 특허로 확대됨에 따라 특허괴물의 공격으로부터 회피할 수 있는 중요한 단서가 제공되었고, ③ 공동소송을 제기할 수 있는 피고들의 범위를 엄격하게 제한함으로써 하나의 소송으로 묶고자 하는 특허괴물의 뜻이 관철되지 않게 되고 더불어 특허괴물의 관할 부담이 증가되었으며, ④ 침해자인 피고가 전문가의 의견을 구해야 할 의무를 제거함으로써 고의침해 성립 범위를 좁혔다.
이러한 조치로 인하여 전체적으로 특허괴물의 활동에 부정적인 영향을 주게 된 것은 사실이다. 그러나 특허침해 손해배상액의 정형화, 고의침해에 의한 징벌적 손해배상(Punitive Injunction)의 삭제 등은 관철되지 못하였다.
Saving High Tech Innovators from Egregious Legal Abuse Act (SHIELD) : 2012년 8월, 2013년 2월 각 제안
이 법안을 문언 그대로 해석하면 ‘첨단기술 개척자들을 극심한 법적분쟁으로부터 구하는 법’이고, 그 보다는 ‘특허괴물 죽이기 법안’으로 널리 알려져 있다. 이 법안은 두 가지 버전이 있는데, H.R.6245와 H.R.845가 그것이다.
SHIELD 법안의 초기 법안은 H.R.6245인데, ① 승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고에게 피고의 변호사 비용 등을 부담시키되, ② 이러한 조치를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허에 관련한 것에 한정한다는 것을 주요 내용으로 하고 있었다.
H.R.6245 법안의 좋은 의도에도 불구하고, ‘승소의 합리적인 가능성’이라는 모호한 표현, 그 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로 한정한 점에 대한 개선 요구가 줄곧 있었다. 이러한 점을 개선한 것이 2013년 2월경의 H.R.845 법안이다.
H.R.845 법안은, ① 피고가 원고에게 변호사 비용 등을 부담시킬 수 있는 경우를 ‘승소의 합리적인 가능성이 낮음에도 불구하고 소송을 제기하는 특허괴물 원고’로부터 ‘원발명자, 특허이용자, 대학 또는 기술이전기관이 아닌 원고’로 확대하여, 승소한 피고는 원고가 승소가능성 낮음 및 특허괴물이라는 점을 입증하지 않더라도 변호사 비용 등을 보전받을 수 있도록 하였고, ② 피고에 의해 특허괴물로 지목된 원고가 120일 이내에 자신이 특허괴물이 아님을 입증하지 못하면 담보를 제출하여야 하게끔 하였다.
더불어 ③ 이 법안의 적용대상을 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어 특허로부터 무제한으로 넓혔으며, ④ 변호사 비용 등의 부담에 대하여 법원이 최종 판단하는 절차를 상세하게 규정함으로써 실질적인 구제방안이 되도록 하였다.
Patent Quality Improvement Act : 2013년 5월 6일 제안
2013년 5월 6일 상원의원 처크 슈머(Chuck Schumer)에 의하여 제안된 이 법안은 법원이 아닌 특허청이 직접 허술한 청구범위를 심사할 수 있게 함에 그 특징이 있다. 즉 AIA에 도입된 등록 이후 재심사제도(Post-Grant Review)의 특칙인 『CBM(Covered Business Method) 특허에 관한 한시적 프로그램』을 수정함으로써 그 대상과 기간을 넓혔다.
AIA는 『CBM 특허에 관한 한시적 프로그램』을 도입하여 무효사유가 있는 CBM 특허에 관하여 특허등록 이후 9개월이라는 제한 없이 법원이 아닌 특허청에서 무효에 관한 결과를 얻을 수 있게 하였지만, 이 제도는 한시적인 제도로서 8년 이후에 소멸될 예정이며, 그 범위도 모든 영업발명이 아니라 금융에 관한 영업발명에 한정되어 있는 것이 문제점으로 지적되었다.
이에 Patent Quality Improvement Act는 8년의 한시를 없애 영구적인 제도로 변경시키고자 하였으며, 더불어 금융에 관한 영업발명에서 모든 형태의 사업(enterprise)에 관한 영업발명으로 그 대상을 넓히고자 하였다.
특허괴물에 대한 방어가 가능함에도 불구하고, 그 비용이 과다하고 시간이 많이 소요된다면 방어기업 입장에서는 엄두를 못 내고 화해나 조정을 할 가능성이 있다. 하지만 위 한시적 프로그램으로 인하여 방어기업은 적은 비용과 짧은 시간을 들이고도 효율적인 방어를 할 수 있게 되었다. 특히 한시를 영구로 변경한 이 법안이 입법화된다면 특허괴물 입장에서는 더 큰 부담으로 작용할 수 있을 것이다.
End Anonymous Patents Act : 2013년 5월 17일 제안
2013년 5월 17일, 명의신탁ㆍ소송신탁 등의 방법으로 특허권리자를 불분명하게 한 다음 공격을 시도하는 특허괴물의 공격 형태를 방지하고자 하원의원 테드 도이치(Ted Deutch)는 권리자의 투명성을 제고하는 End Anonymous Patents Act를 제안하여, 특허권리자의 변경시 등록의무를 부과하였다.
실제로 대표적인 특허괴물인 IV(Intellectual Ventures)는 2,000개의 쉘컴퍼니(shell companies)를 운영하고 있다고 하며, 누가 권리자인지 등록원부만으로 파악이 안 되는 관계로 라이선스 취득이 쉽지 않아 의도하지 않게 특허권을 침해하는 현상도 발생하고 있다.
이 법안은 출원ㆍ권리취득ㆍ양도시 실질적인 권리자를 명의자로서 등록ㆍ공개하도록 의무화하고 있고 공개ㆍ등록 의무자의 범위를 되도록 넓혀서, 부정확하고 불완전한 미국 특허청의 등록원부에 대한 투명성을 높이고, 이를 기초로 합법적인 라이선스 계약을 촉진시킴으로써 특허침해 소송이나 분쟁 수를 줄이고자 주력하였다.
Vermont Patent Troll Law : 2013년 5월 22일 통과
Vermont Patent Troll Law는 단순한 법안은 아니고 이미 주의회를 통과하여 2013년 7월 1일부터 시행된 법률이다. 버몬트 주지사인 피터 슘린(Peter Shumlin)은 특허괴물에 의하여 수많은 버몬트주의 중소기업들이 시달리는 것을 보고, 미국에서 최초로 특허괴물의 악의의 특허침해 주장을 금지하는 획기적인 법률에 서명하였다.
이 법률은 ① 악의의 특허침해 주장(Bad Faith Assertions of Patent Infringement)에 대한 판단기준을 매우 자세하게 제시하고 있고, ② 이러한 특허침해 주장은 허용되지 않는다는 대원칙을 세웠으며, ③ 상대방이 악의의 특허침해 주장 가능성을 입증하면, 법원은 소제기 기업에게 보증금을 납입할 수 있도록 하였고, ④ 악의의 특허침해 주장자는 상대방에게 손해배상 의무 등을 부담하게 하였으며 이 손해배상 소송에서는 징벌적 손해배상까지 인정하고 있다.
한 마디로 이 법률은 특허괴물의 악의적 특허침해 주장에 대항하여 버몬트의 기업을 수호하려는 버몬트 주정부 및 주의회의 강한 의지를 엿볼 수 있는 법률이라 할 수 있다.
Patent Abuse Reduction Act : 2013년 5월 22일 제안
2013년 5월 22일, 상원의원 존 코닌(John Cornyn)은 특허권자의 권리남용을 막을 수 있는 제반조치가 포함된 Patent Abuse Reduction Act를 제안하였다. 이 법안은 특허괴물의 문제에 관하여 매우 체계적이고 종합적인 접근을 하였기에 그 어떤 법안보다도 뜨거운 반응을 보였다.
이 법안의 주요 내용은, ① 원고인 특허괴물의 청구 내용은 명확하게 정리ㆍ특정하여야 하고, ② 피고는 관련성 있는 쉘컴퍼니를 묶어서 소송을 진행할 수 있으며, ③ 원고의 청구내용이 어느 정도 명확하게 밝혀질 때까지 디스커버리 절차를 본격적으로 개시하지 않고, ④ 패소 당사자는 변호사 비용을 포함한 소송비용을 승소 당사자에게 지급하되, 다만 피고 기업이 이전에 쉘컴퍼니와 합의를 한 전력은 고려하지 않는다는 것이다.
이 법안이 통과되면, 모호한 청구에 대하여 끊임없이 추측을 하면서 방어를 하여야 하는 피고의 고충이 해결될 수 있으며, 특허괴물의 여러 쉘컴퍼니를 이용한 소모성 소송 관행을 막을 수 있고, 디스커버리 절차 개시를 유보시킴으로써 방어기업의 불필요한 비용발생을 방지할 수 있으며, 소송비용 패소자 부담 원칙에 따라 특허괴물의 소송비용에 대한 진지한 고려가 생기게 될 것으로 예상한다.
Patent Discussion Draft : 2013년 5월 23일 발표
2013년 5월 14일, 하원에서는 법원ㆍ지적재산권ㆍ인터넷 소위원회 주관으로 ‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(hearing)가 열렸다. 이 청문회에서는 특허괴물의 악의적ㆍ남용적 특허소송 제기는 결국 미국의 혁신과 경쟁력에 방해가 되며, 특허소송으로 인하여 발생하는 수억달러의 비용은 기업의 부담이 되어 혁신의 저하ㆍ고용의 저하로 이어진다는 여러 증언들이 있었다.
위 청문회와 증언을 바탕으로 나온 법률안 초안이 바로 굿라트(Goodlatte) 의원의 Patent Discussion Draft이다. 이 초안은 특허괴물에 대한 대응과 특허법제도의 개선방향이 들어 있는데, 구체적으로 ① AIA 법률의 개선내용, ② 연방법원의 조치, ③ 특허청의 조치 등으로 나누어 여러 주제의 상세한 내용이 들어 있다.
구체적으로는, ① 부당하지 않은 특허소송에서의 상호화해 촉진 절차 마련, ② 특허괴물의 소송에서 디스커버리 절차 개시의 제한, ③ 원고청구의 명확화 의무, ④ 침해자 중 제작자 외의 소비자 또는 유통업자에 대한 무분별한 특허소송의 제한, ⑤ 특허출원시 실질적 이해관계자 공개 방안 마련, ⑥ 개인발명자 및 중소기업의 특허절차상 권리 보장, ⑦ 특허청 자료의 공개 및 이를 위한 웹페이지 개선, ⑧ 특허품질 개선을 위한 조치 마련, ⑨ 등록 이후 재심사 제도의 개선, ⑩ 이중특허(double patent) 제도의 개선이 포함되어 있다.
이 초안은 특허괴물에 대한 기존의 조치를 망라하면서도, 새로운 조치도 포함하고 있다. 한 마디로 특허괴물 대응에 대한 종합적 결론이라 해도 무방하다. 꾸준한 연구와 토론의 결과라 생각한다. 이 내용은 이어지는 오바마의 의회입법권고 및 행정명령에도 상당수가 반영되었다.
오바마 의회입법권고 및 행정명령 : 2013년 6월 4일 발표
2013년 5월 14일에 열린 ‘특허소송 남용이 미국의 혁신, 일자리 등에 미치는 영향’에 대한 청문회(hearing) 이후 20일 정도가 지난 2013년 6월 4일, 백악관은 특허괴물 규제 및 특허법제도 개혁을 위한 7개의 의회입법권고 및 5개의 행정명령을 발한다.
이 의회입법권고 및 행정명령은 ‘Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues’라는 제목으로 발행되었으며, 그 배경설명을 위한 ‘특허 주장과 미국의 혁신(Patent Assertion and US Innovation)’이라는 보고서도 같이 발표되었다. 이 보고서는 특허괴물 규제의 정당성 및 특허제도 개혁의 필요성을 기술하고 있으며, 특히 ① 무분별한 특허소송과 ② 광범위한 특허청구항의 권리범위의 문제점을 자세하게 언급하고 있다.
의회입법권고에는, ① 실질적 특허권리자의 공개, ② 특허소송 승소자의 소송비용 보전, ③ 특허괴물 규제를 위한 특허청의 각종 한시적 프로그램 확장, ④ 특허소송에서의 소비자 보호절차 준비, ⑤ 금지청구 인용을 위한 ITC(미국국제통상위원회) 기준의 변경, ⑥ 남용적 소제기 억제를 위한 경고장(demand letter)의 투명성 제고 등의 내용이 포함되어 있다.
행정명령에는, ① 실질적 권리자의 소송당사자화, ② 기능적 청구항의 엄격화, ③ 제작자 외의 제품사용자들의 권리 강화, ④ 혁신달성을 위한 지원과 연구 확장, ⑤ 수입금지명령 집행절차의 강화 등의 내용이 포함되어 있다.
위 의회입법권고 및 행정명령에는, 기존의 조치들이 잘 정리되어 있으며, 거기에 특허소송에서 불가피하게 발생하는 소비자들의 고충 해결, 금지청구와 관련된 ITC 기준의 개선 등이 새로이 들어 있다. 기존의 의회 입법 노력에, 포괄적인 행정부 및 백악관의 노력까지 더해지고 있으며, 입법ㆍ행정ㆍ사법을 가리지 않고 특허괴물에 대한 압박이 거세지고 있다.
최근의 규제방안
이번 여름에는 지금까지 소개한 5가지 법안(act) 외에 블레이크 파렌홀드 의원 등이 제안한 Patent Litigation and Innovation Act 및 다렐 이사(Darrell Issa) 의원 등이 제안한 Stopping Offensive Use of Patents Act(STOP)가 추가로 선을 보였다. 더불어 미국의 소비자보호 기관인 FTC(연방거래위원회)의 특허괴물에 대한 조사가 시작되었다. 위 두 법안과 FTC의 조치에 대하여는 다른 기고에서 살펴보기로 하겠다.
마치면서
미국의 특허괴물 규제에 대한 노력은 어느 정도 성과를 얻어가고 있다. 수년 동안의 부단한 노력, 입법ㆍ행정부의 총체적인 관심, 특허법적ㆍ통상법적ㆍ소비자법적인 다각도의 접근 등이 체계적으로 정리되면서 이론적으로도 성숙해 가고 있다.
특허괴물에 의한 피해는 미국기업만의 문제는 아니다. 올해 상반기에만 한국 기업에 대한 특허괴물의 특허 소송 건수는 2012년도 상반기에 비하여 200% 가까이 급증하고 있으며, 상반기에 현대ㆍ기아자동차는 21건의 특허소송 제기를 당하는 등 총 179건의 소송을 제기당하였고, 삼성전자는 2분기에 25건의 특허소송 제기를 당하였다(전자신문, ‘특허괴물에 찍힌 ‘한국기업’…올 상반기 200% 소송 급증’, 2013. 8. 21.).
미국 입법ㆍ행정부의 총체적인 노력이 성과를 얻어 특허괴물에 의한 우리나라 기업의 피해가 줄었으면 하면 바람이고, 특허괴물의 장이 우리나라로 옮겨질 것을 대비한 우리나라 법제도 정비도 한층 더 박차를 가하여야 할 것이다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사, 최주선 변호사/변리사 작성, 전자신문(2013. 8. 26.), 블로그(2013. 8. 27.), 디지털타임스(2014. 1. 13.), 리걸인사이트(2016. 2. 25.) 기고.
