병행수입은 정품을 정식 수입 루트가 아닌 루트로 수입하는 경우를 말하는데, 이는 적법한데 다만 몇 가지 쟁점이 발생하는바, 이와 관련된 판례를 정리해보고자 한다.
1. 상표법상 병행수입업자가 상표권 침해에 해당하는지 : 해당 안 됨
대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결
병행수입 그 자체는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권 침해 등을 구성하지 아니하므로 병행수입업자가 상표권자의 상표가 부착된 상태에서 상품을 판매하는 행위는 당연히 허용된다.
1-1. 병행수입업자의 상표권 사용의 범위
병행수입업자가 위와 같이 소극적으로 상표를 사용하는 것에 그치지 아니하고 나아가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 하더라도 그로 인하여 위와 같은 상표의 기능을 훼손할 우려가 없고 국내 일반 수요자들에게 상품의 출처나 품질에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 가능성도 없다면, 이러한 행위는 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없을 것이므로, 상표권자는 상표권에 기하여 그 침해의 금지나 침해행위를 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 없다고 봄이 상당하다.
2. 적법한 병행수입이란?
대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결
국외에서 제조·판매되는 상품과 국내 전용사용권자가 제조·판매하는 상품 사이에 품질상의 차이가 없다거나 출처가 동일하다고 볼 수 없고 국내·외 상표권자가 공동지배통제관계에 있지도 아니한 경우, 진정상품의 병행수입이 허용되지 않는다.
3. 병행수입업자가 정식수입업자인양 광고하는 경우 : 위법
대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결
병행수입업자가 적극적으로 상표권자의 상표를 사용하여 광고·선전행위를 한 것이 실질적으로 상표권 침해의 위법성이 있다고 볼 수 없어 상표권 침해가 성립하지 아니한다고 하더라도, 그 사용태양 등에 비추어 영업표지로서의 기능을 갖는 경우에는 일반 수요자들로 하여금 병행수입업자가 외국 본사의 국내 공인 대리점 등으로 오인하게 할 우려가 있으므로, 이러한 사용행위는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (나)목 소정의 영업주체혼동행위에 해당되어 허용될 수 없다.
4. 정식수입업자가 병행수입업자의 수입을 방해하는 경우 : 위법
병행수입에있어서의불공정거래행위유형 제5조 제2호는 독점수입권자가 부당하게 '병행수입품의 제품번호 등을 통하여 그 구입경로를 알아내어 동 제품을 취급한 외국상표권자의 해외거래처에 대하여 외국상표권자로 하여금 제품공급을 하지 못하게 하는 행위'를 같은 법 제23조 제1항 제5호에 해당하는 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다.
5. 정식수입업자의 신용이 보호되는 경우
서울고등법원 2006. 6. 7. 선고 2005나79761 판결
국내 전용사용권자가 많은 비용을 들여 그 제품에 대한 선전, 광고 활동을 하는 등 그들 나름대로의 보호받을 만한 신용(good will)을 형성한 경우에는 이를 보호할 필요가 있으므로 병행수입를 금지하여야 할 것이나, 보호받을 만한 신용이 배포권자인 전용사용권자에 속하는 것이 아니라 원래의 상표권자에 속하는 경우에는 이를 두고 전용사용권자의 시장성과에 무임승차한다고 볼 수 없으므로 병행수입을 금지할 수 없다.
* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2021. 3. 2.) 기고.
