상표권침해분쟁이 발생하는 경우 상표권침해 소지가 있을 때에 주로 사용하는 방법이 바로 그 상표를 무효로 만드는 것이다. 상표를 무효로 만들려면 일정한 사유가 있어야 하는데, 그 내용은 상표법 제33조, 제34조에 열거되어 있다. 오늘은 상표법 제33조 제1항 제1호의 보통명칭 표장에 대하여 살펴보기로 한다.
제33조(상표등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.
1. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
보통명칭 표장이 무효사유인 취지에 대하여, 대법원은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용하는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점사용하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용할 필요가 있으므로, 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 함에 그 취지가 있다(대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결)고 밝히고 있다.
보통명칭의 의미에 관하여 대법원은 상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것(대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결)고 판시한 바 있다.
어떤 표장이 보통명칭에 해당하는지 여부는 상표 등록시를 기준으로 판단하며, 당업자뿐만 아니라 실제 거래상의 일반 소비자들까지 사용하고 있어여 보통명칭으로 인정될 수 있다.
나아가 현실적으로 보통명칭으로 사용되어야 하는지에 대하여 대법원은 어떤 명칭이 상표법상 보통명칭이 되기 위하여는, 단지 일반소비자가 이를 보통명칭으로 의식할 우려가 있다는 것만으로는 부족하고, 나아가 거래계에서 그 명칭이 특정한 상품의 일반명칭으로서 현실적으로 사용되고 있는 사실이 인정될 수 있는 경우여야 한다(대법원 1987. 12. 22. 선고 85후130 판결)라고 판시하였다.
원래 보통명칭이 아니었으나 거래계에서 광범위하게 보통명칭으로 사용된 경우도 역시 무효사유가 된다.
어느 상표가 지정상품의 보통명칭화 내지 관용하는 상표로 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 이를 결정하여야 한다. 따라서 외국의 여러 나라에 등록된 외국의 상표라 하더라도 우리나라에서 그 지정상품의 보통명칭 또는 지정상품에 관용하는 표장이 될 수 있다(대법원 1996. 5. 14. 선고 95후1463 판결).
*사례
대법원 1989. 4. 25. 선고 88후455, 462 판결
"콘" 또는 "콘치프"는 영문자인 "CORN CHIP"을 국문자로 표기한 것으로서 그 중 "CORN"은 곡물, 옥수수, 밀 등을 "CHIP"은 음식의 얇은 조각, 토막을 뜻하는데 이를 결합하면 일종의 스낵식품에 대한 보통명칭에 해당한다.
대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후321 판결
적어도 이 사건 심결 당시에는 매일유업이 사용한 표장들은 이탈리아식 에스프레소 커피에 우유를 넣은 커피를 가리키는 보통명칭의 식별력이 없는 표장으로서 매일유업이 이를 특정상품에 사용함으로써 그의 상표나 상품을 표시하는 것으로 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다
특허법원 1999. 7. 8. 선고 99허208 판결
결국 초코파이는 이 건 등록상표의 출원 당시에 그러한 상품의 보통명칭 내지는 관용하는 상표로 되어 자타 상품의 식별력을 상실하였다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 2.) 기고.
