대법원은 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 침해제품이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 침해제품은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하여, 특허침해여부의 판단의 기본원리로서 '구성요소 완비의 원칙(All Element Rule)'이 적용된다는 점을 분명히 하였다.
이와 같은 구성요소 완비의 원칙을 엄격히 적용하게 되면, 복수의 주체가 특허발명의 모든 구성요소를 실시하는 경우에는 복수의 주체 각각의 실시는 모두 특허침해에 해당하지 않는다는 결론에 이르는 문제가 발생한다. 물건발명의 경우 최종적으로 특허에 해당하는 물건을 조립하는 자는 특허발명의 일부를 실시하는 것이 아니라 모든 구성요소를 단독으로 실시하는 것이 되므로 책임을 물을 수 있지만, 방법발명의 경우에는 특허발명의 구성요소가 모두 실시되었더라도 이에 대한 책임소재가 어디에 있는지 불분명하게 될 수 있다.
이하에서는 행위자 각각이 특허발명의 구성요소를 모두 실시하지는 않는 복수의 주체에 의한 실시의 유형을 구분하고, 각각의 유형에 따라 특허권의 침해를 인정할 수 있는지에 대하여 검토하도록 한다.
1. 복수의 주체에 의한 실시행위를 특정인에게 귀속시킬 수 있는 경우
하나의 실시행위를 여러 사람이 나누어 실시하는 경우, 예를 들어 결제시스템을 포함하는 특허발명에서 결제시스템과 나머지 부분이 각각 다른 사람에 의해 운용된다면, 이러한 실시행위 전체를 특정인에게 귀속시켜 하나의 침해행위로 볼 수 있는지가 문제된다.
실시행위를 특정인에게 귀속시킨 사례들을 살펴보면 다음과 같다.
대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결에서 다루어진 특허발명은 CD를 제작하기 위해 반드시 실시해야 하는 필수적인 공정에 관한 것이었는데, CD 제작을 위한 스탬퍼를 제작함에 있어서 특허발명을 실시하지 않을 수 없는 점을 고려할 때, 피고가 특정 CD 제작을 위해 제3자에게 스탬퍼를 제작하게 하고, 그에 따라 제3자가 스탬퍼를 제작하기 위해 특허발명을 실시한 것은 결국 피고가 실시하는 것으로 평가하여야 한다고 판단하였다. 이 사건의 경우 피고가 제3자에게 특허발명을 실시하게 한 것이어서 복수의 주체에 의한 실시라고 보기는 어려우나 제3자의 실시행위를 피고의 행위로 평가하였다는 점에서 참조할만하다.
서울고등법원 2006. 7. 10. 선고 2005라726 결정은 BM특허에 관한 특허권침해금지가처분 사건에 대한 것으로, 확인대상발명의 모든 구성요소를 피신청인이 실시하고 있지는 않더라도, 피신청인이 일부 구성요소를 실시하는 자들에게 수수료 등 명목으로 수익을 배분하는 것을 제외한 대부분의 서비스 이용료를 수령하는 점 등에 비추어 볼 때, 피신청인은 확인대상발명을 주도적으로 기획, 구성하여 이를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고, 사업의 성패에 관한 위험부담을 지고 있으므로 결국 확인대상발명을 실시하고 있는 주체는 피신청인이라고 판단하였다.
서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015나2014387 판결은 BM특허에 관한 특허권침해금지청구에 대한 것으로, 원고의 특허발명의 단계 중 일부 또는 전부를 실시하는 것은 피고가 아닌 사용자들이라고 하더라도, 피고는 복수로 이루어진 특허발명의 단계 중 일부 또는 전부를 의도적으로 생략한 채 피고의 그와 같은 의도를 모르는 스마트폰 사용자들로 하여금 그 단계 중 일부 또는 전부를 실시하게 하였고, 따라서 피고는 형식적으로는 발명의 구성요소 일부 또는 전부를 스스로 실시하지 아니하였으나 스마트폰 사용자들을 도구처럼 이용함으로써 실질적으로는 발명의 구성요소 전부를 실시한 것으로 봄이 타당하다고 판단하였다.
대법원 2014. 9. 4. 선고 2012다113414 판결은 피고가 제3자에게 특정 기계를 제작하게 하는 방법으로 이를 생산함으로써 원고의 특허권을 침해하였다고 판단하여 제3자로부터 기계를 양수하였을 뿐 이를 생산한 바 없다는 피고의 주장을 배척하였다.
위 사례들에서는 개별적인 판단기준이 제시되었을 뿐 일반적인 판단기준이 제시되지는 않았는데, 서울고등법원 2017. 1. 24. 선고 2016라20312 결정은 '복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 특허침해를 한 것으로 보아야 한다'라고 하여 실시행위의 귀속에 관한 일반적인 판단기준을 제시하였다.
이후 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결에서는 위와 동일한 법리를 물건 발명에 적용하여 피고D에 대하여 특허발명의 일부 구성에 해당하는 각 제품의 제작을 지배‧관리하고 이를 납품받아 수출함으로써 영업상 이익을 얻었으므로 각 제품을 단독으로 생산한 것으로 볼 수 있다고 판단하였다.
실시행위의 귀속에 대하여 명확한 법리가 확립되었다고 볼 수는 없으나, 위 사례들을 종합하면, ①실시행위를 지배·관리하고, ②영업상 이익을 취득하는 자에게는 실시행위를 귀속시켜 단일의 주체에 의한 특허권 침해와 동일하게 판단할 수 있다고 보는 것이 타당하다.
이를 구체적으로 보면, BM특허의 경우 일부 실시행위를 통신 서비스 제공자, 데이터베이스 서비스 제공자, 결제 서비스 제공자 등에게 분담시키면서 수수료만을 지급하는 경우 또는 실시행위의 일부를 의도적으로 사용자에게 분담시키는 경우, 물건발명의 경우 특허의 일부 구성요소에 해당하는 제품의 제작을 다른 업체에 요청하여 납품받는 경우에도 단일 주체에 의한 침해행위가 인정될 수 있을 것으로 보인다.
위 기준에 따라 복수 주체의 실시행위를 특정한 단일 주체의 실시행위로 귀속할 수 있는 경우, 단일 주체의 실시에 의한 실시행위와 결국 동일하게 되는바, 특허법 제126조에 따른 침해의 금지 또는 예방청구의 대상이 될 수 있으며, 특허법 제128조에 따른 손해배상책임을 진다고 보아야 할 것이다.
2. 공동의 특허침해로 볼 수 있는 경우
복수의 주체에 의한 실시에 있어서, 위 경우와 같이 전체 실시행위를 지배·관리하는 자가 존재하지 않는 경우 실시행위를 개인에게 귀속시킬 수 없다. 이와 같은 경우 결국 특허발명의 구성요소 일부를 실시하는 자들에 대하여 특허침해의 책임을 물어야 한다.
민법의 공동불법행위와 같이 특허침해에 있어서도 공동의 특허침해를 인정할 수 있는가에 대하여 실시자들의 행위가 객관적으로 관련되어 있고, 이러한 행위들로 인하여 손해가 발생하였다면 인정된다는 견해(객관적 공동설), 실시자들 사이에 특허침해에 관한 공모나 공동의 인식이 있어야 한다는 견해(주관적 공동설), 주관적인 공모나 공동의 인식까지 요구되는 것은 아니나 긴밀한 객관적 관련성이 요구된다는 견해(절충설) 등이 있다.
서울고등법원 2017. 1. 24. 선고 2016라20312 결정은 특허권의 공동침해의 성립요건에 대하여 '복수 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에는 이들 복수주체가 공동으로 특허침해를 한 것으로 보아야 한다'라고 하여 주관적 공동설의 입장을 취하였다.
특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결은 '복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것'이라고 하여 단순히 실시자들이 구성요소를 나누어 실시하는 것을 넘어 유기적인 관계에 있을 것 까지 요구하였는데, 이는 특허권 공동침해를 인정하기 위해서는 공모 등 주관적 공동뿐만 아니라 객관적 행위공동에 있어서도 일반 공동불법행위에서 요구되는 수준을 넘어 긴밀한 관계가 인정되어야 한다는 입장을 취한 것으로 볼 수 있다.
특허법원은 위 판결에서 피고C는 특허발명의 일부 구성에 해당하는 각 제품의 제작을 피고H에게 의뢰하였고, 피고H로부터 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 회사에서 이를 수출하였으며, 피고H는 위 각 제품을 생산하여 납품하였는바, 피고C,H는 공동의 의사아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였으므로 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 볼 수 있다고 판단하였다.
일반적인 공동불법행위의 경우 주관적인 공모나 공동의 인식을 요하지는 않는 것이 대법원의 입장이지만, 이 경우에도 개별 행위자의 행위가 불법행위의 요건을 충족하여야 한다는 점에 비추어 볼 때, 특허권 공동침해의 경우에는 구성요소완비의 원칙에 따라 일부 구성요소만 실시하는 것은 원칙적으로 불법행위에 해당하지 않으므로 실시자들의 주관적인 공모 또는 특허권을 침해한다는 공동의 인식이 있을 경우에만 공동침해를 인정하는 것이 타당하다.
즉, 위 기준에 따라 특허권 공동침해가 인정될 경우 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 판단하므로 단일 주체의 실시에 의한 실시행위와 결국 동일하게 되는바, 특허법 제126조에 따른 침해의 금지 또는 예방청구의 대상이 될 수 있으며, 특허법 제128조에 따른 손해배상책임을 진다. 여기서 금지 또는 예방청구는 복수 주체 모두에게 할 수 있고, 손해배상책임은 공동불법행위와 같이 복수의 주체가 부진정연대책임으로 부담한다고 보아야 할 것이다.
특허권의 공동침해를 인정할 수 있는 명문의 규정이 마련되어 있지 않다는 점, 대법원에서 명백한 판단기준을 제시하고 있지 않은 점, 특허법원의 경우에도 엄격한 기준을 적용하여 공동 침해의 성립여부를 판단하였다는 점 등을 고려할 때, 특허권의 공동침해는 극히 예외적으로 인정될 수 있을 것인바, 특허권자의 보호를 위해서는 궁극적으로 특허권의 공동침해를 인정하기 위한 규정을 마련하는 입법적 해결이 요구된다고 할 것이다.
3. 일부 실시가 간접침해에 해당하는 경우
특허법 127조는 물건의 발명인 경우 "그 물건의 생산에만", 방법의 발명의 경우 "그 방법의 실시에만" 사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위도 간접침해로서 특허침해에 해당한다고 규정하고 있다. 따라서 특허발명의 일부만을 실시하더라도 위와 같이 간접침해의 요건을 충족한다면, 실시자에게 침해행위의 금지 및 손해배상을 청구할 수 있다.
물건발명에 대한 간접침해가 인정되기 위해서는 간접침해제품이 그 물건의 생산에 사용되어야 한다. 이때 생산의 의미가 무엇인지 그 판단기준이 요구된다.
대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결은 특허법 제2조 제3호의 가목에서 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공·조립 등의 행위도 포함한다고 하였다.
특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결은 여기에서 나아가, 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배‧관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적‧경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다고 하여 개별 물건을 모두 납품받아 취합하기만 한 경우에도, 개별 물건을 생산한 것이 간접침해에 해당한다고 판단하였다.
한편, 특허발명의 실시가 직접침해에 해당하여야 하는지 여부에 대하여 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이라는 점을 전제로, 특허발명의 실시에 전용되는 반제품을 외국에 수출하여 물건의 생산은 국외에서 이루어진 사안에서 속지주의의 원칙상 간접침해를 인정하기 어렵다고 판단하였고(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결), 방법 발명의 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법 발명에만 사용되는 물건의 제작을 의뢰한 사안에서 제3자의 물건 생산은 간접침해에 해당하지 않는다고 보았다(대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결). 이와 반대되는 사례도 존재하여 판례의 입장이 명확하다고 볼 수는 없으므로 이에 대해서는 특허권의 부당 확장에 해당하는지 여부를 기준으로 사안에 따라 개별적으로 판단하여야 할 것으로 보인다.
간접침해의 경우 해당 특허발명에만 사용되어야 한다는 전용성도 요구되는데, 전용성의 입증책임은 특허권자에게 있으며(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결), 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결에서 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당되기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다'라고 전용성의 존부에 관한 판단기준을 제시하였다.
4. 침해행위의 교사, 방조자
간접침해에 해당하지 않는 특허 침해행위의 관여자에 대하여 침해행위의 교사·방조자로서 공동불법행위책임을 지울 수 있는지에 대하여, 간접침해에 해당하지 않은 경우에는 침해 주체가 되지 않는 것이 원칙이고 특히 범용품을 생산·판매한 경우 특허권 침해를 구성하지 않는다는 견해, 구성용소를 모두 수행해야 침해가 성립하고 구성요소 일부의 실시는 전용품에 한하여 예외적인 경우 간접침해에 해당한다는 점을 고려할 때, 제3자의 분담행위가 곧 침해자의 행위와 동일하게 볼 수 있을 정도의 위법성을 띄어야 공동의 침해책임을 인정할 수 있다는 견해, 민법상 불법행위에 해당할 수 있으나 금지청구는 할 수 없다는 견해 등이 있다.
간접침해에도 해당하지 않는 침해행위의 교사, 방조자의 행위는 특허법에 이에 대한 규정이 없는 이상 특허권 침해행위라고 보기 어렵다. 따라서 민법상 공동불법행위책임에 근거한 청구만이 가능할 것인바, 민법 제760조 제3항의 요건을 만족하는 경우에 한하여 교사, 방조자로서 책임을 지며, 이에 따라 손해배상청구는 가능하나 금지청구는 할 수 없다고 보는 것이 타당하다.
5. 형사책임의 성립여부
대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결에서 '간접침해가 성립하는 경우, 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권의 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다'라고 하여 간접침해가 성립하는 경우에도 특허침해죄의 성립을 부정하였다는 것에 비추어 볼 때, 복수의 주체에 대한 실시에서 실시행위가 특정인에게 귀속될 수 있는 경우 또는 특허권 공동침해를 인정할 수 있는 경우에 특허법 제225조 제1항에 따른 특허법 위반죄가 적용될 수 있는지가 문제된다.
이에 대하여 간접침해가 성립하는 경우에도 특허침해죄의 성립을 부정하는 위 판례의 태도와 같이, 특허발명의 공동침해가 성립하는 경우에도 특허침해죄의 성립을 인정할 수 없다는 견해, 형법의 일반이론에 따라 공동정범의 성립여부를 판단하면 된다는 견해 등이 있다.
앞서 살펴본 사례들은 복수 주체의 실시로 인한 특허침해의 경우 민사상 책임소재를 판단함에 있어서 실시행위 전체를 특정한 행위자의 행위로 귀속시킬 수 있는 기준 또는 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보고 특허권의 공동침해를 인정할 수 있는 기준에 관한 것이지 형사상 특허침해죄의 구성요건인 특허침해행위에 대한 판단기준이 된다고 보기는 어렵다.
복수 주체의 실시에 따른 특허침해를 처벌하는 명문규정이 있는 것은 아니고, 형법상의 공동정범이 성립하기 위해서는 주관적으로 공동가공의 의사와 객관적 요건으로서 공동의사에 기한 기능적 행위지배가 있어야 할 것을 요구하는바, 복수 주체에 의한 실시에 있어서 실시행위가 특정인에게 귀속되는 경우 또는 공동침해가 인정되는 경우라 하더라도 특허침해죄가 바로 인정되기는 어렵다고 할 것이다.
6. 결어
복수의 주체에 의한 실시가 있을 때에도 단일 주체에 의한 실시와 동일하게 특허권자의 권리를 보호받기를 원한다면 먼저, 실시행위를 지배·관리하면서 영업상 이익을 취득하는 자가 존재하는지 여부를 먼저 검토하여야 할 것이다. 만일 이에 해당하는 자가 없다면 실시자들이 서로의 실시행위를 이용할 의사를 가지고, 서로 나누어서 특허발명의 전체 구성요소를 유기적으로 실시하여 이들을 하나의 주체로 평가할 수 있는지를 검토하여야 한다.
복수의 주체에 의한 실시행위를 단일 주체에 의한 실시와 동일하게 취급할 수 없는 경우라면, 그 다음으로 검토해야 할 것은 간접침해 해당여부일 것이다. 다만, 간접침해의 경우 특허침해로 간주하는 예외규정으로서 그 성립요건이 엄격하므로 검토에 있어 주의를 요한다.
개별 행위자의 실시행위가 간접침해에도 해당하지 않을 경우라 하더라도 공동불법행위의 교사, 방조자로서 책임을 부담할 수 있다. 민법상 공동불법행위에 대해서는 특허권 침해와 달리 금지청구를 할 수 없고, 손해배상액 추정규정이 적용되지 않으므로 이 점은 유의하여야 한다.
* 법무법인 민후 장지현 변호사 작성, 민후 로인사이드(2021. 1. 9.) 기고.
