o 산업상 이용가능성 판단1(부가적인 판단의 배척)
대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결
원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 “고휘도의 무전극 저압력 광원 및 이를 작동하는 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제356960호)은 그 특허청구범위에 ‘수은증기 및 버퍼가스를 밀봉하는 폐쇄 루프 관형 램프 엔벌로프를 포함하는 무전극램프’라고 기재되어 있어 버퍼가스가 램프 엔벌로프에 밀봉되는 것을 전제로 한다는 이유에서, 버퍼가스압이 존재하지 않는 경우까지 포함됨을 전제로 이 사건 특허발명은 산업상 이용가능성이 없는 발명에 해당한다는 원고의 주장을 배척한 것은 정당한 판단으로 수긍할 수 있다.
원심의 위와 같은 판단이 정당한 이상, 을 제13호증의 기재에 의하면 전극램프에서 버퍼가스 없는 순수한 수은 증기에 대하여도 방전이 개시됨을 알 수 있다고 한 원심의 판단은, 위에서 본 판단에 덧붙여서 한 부가적 판단에 불과하여 판결에 영향을 미칠 수 없으므로, 이에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴볼 것도 없이 이유 없다.
o 산업상 이용가능성 판단2(미생물의 경우)
대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결
구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제3항의 규정 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니다.
o 산업상 이용가능성 판단3(DNA기술의 경우)
대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결
유전자의 본체는 DNA이고 그 염기서열의 특성에 따라 개개의 유전자가 규정되므로 재조합 DNA기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 외래유전자는 원칙적으로 유전암호인 염기서열로 특정되어야 하고, 염기서열로 특정할 수 없을 때에 한하여 외래유전자의 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래, 제조법 등을 조합시켜 특정할 수 있으나, 어느 경우라도 발명으로서 완성되었다고 하려면 기술기재정도가 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개시되어 있어야 하고, 그 외래유전자의 취득이 가능하여 산업상 이용할 수 있어야 할 것이다.
o 산업상 이용가능성 판단4(동물용 의약의 경우)
대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결
사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이나, 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에도 사용할 수 있는 의약이나 의료행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다.
o 장래에 산업적으로 이용될 가능성의 의미
대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결
특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.
특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 않아 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 11. 19.) 기고.
