기업에 있어 상표권의 선점 및 등록은 매우 필수적인 사항이다. 상표권이란 자기의 상품·서비스를 타인의 상품·서비스와 식별하기 위해 사용하는 표장(標章)인데, 선등록주의를 취하고 있는 우리 상표법에서는 먼저 상표를 등록한 자에게 해당 상표를 독점해 사용할 권리를 부여하기 때문이다.
그런데 상표권을 선점하여 등록했다고 하더라도, 등록 이후에 일정 기간 이상 상표권을 전혀 사용하지 않으면, 사후적으로 상표권의 등록이 취소될 우려가 있는바, 기업들로서는 각별한 주의를 기울여야 한다.
우리 상표법 제119조는 상표의 취소심판을 규정하고 있고, 그 중 제1항 제3호는 ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’를 그 사유의 하나로 정하고 있으며, 동조 제5항에 의하면 이와 같은 취소심판은 누구든지 청구할 수 있다.
따라서 기업들은 등록 이후, 상표권자 자신 또는 그 상표를 사용할 권리를 부여받은 자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 3년 이상 사용하지 않게 되는 경우, 경쟁업체 혹은 제3자에 의하여 상표등록이 취소될 위험이 있는 것이다.
그렇다면 불사용취소 심판을 제기당한 경우에는 어떻게 해야 할까.
두 가지 정도의 대응방안을 고려할 수 있는데, 우선 첫 번째는 상표를 사용했다는 사실을 입증하는 것이고, 다른 하나는 정당한 이유가 있어 상표를 사용하지 못했다는 점을 입증하는 방법이 있다.
상표법에서 정하는 상표의 사용이란, 동법 제2조 제11호에서 규정되고 있는 행위인바, ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고·정가표(定價表)·거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위에 사용했다는 점을 입증하면 되는 것이다.
정당한 이유가 있는 경우에도 상표 등록의 취소를 면할 수 있는데, 이때 정당한 이유인지 여부는 구체적 사안에 따라 판단하되, 대법원은 “질병 기타 천재지변 등 불가항력에 인하여 영업을 할 수 없을 때 뿐만 아니라 법규에 의한 국내 판매금지 또는 국가의 수입제한 조치 등에 의하여 부득이 상표사용의 지정상품이 국내에서 일반 정상적으로 거래 못하게 되는 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표불사용의 경우도 이에 포함된다”고 판시한 바 있어, 적어도 위와 같은 정도에 버금가는 정당한 이유를 입증해야 할 것으로 사료된다.
기업으로서는 무엇보다 이러한 상황에 휘말리지 않도록 이를 적절히 사용하고, 상표의 등록 후 사후적 관리에 힘써야 할 것이다.
* 법무법인 민후 이신혜 변호사 작성, 이데일리(2020. 8. 2.) 기고.
