상표권침해소송 상표의 최초관심혼동이론

1. 서설​

상표의 기능은 제품의 출처를 표시하는 것인바, 이는 달리 말하면 소비자가 제품의 출처를 혼동하는 것을 방지하는 기능이라고 표현할 수 있다. 따라서 타인의 상표를 이용하여 소비자에게 출처에 대한 혼동을 야기시킨다면 이는 상표권의 침해에 해당한다.​

전통적인 상표법의 시각에서는 소비자가 제품의 출처에 대한 혼동을 가졌는지 여부를 '제품 구매 단계' 기준으로 판단하였다. 그러나 1975년, 미국의 Grotran v. Steinway & Sons 사건을 시작으로, 소비자가 제품의 출처에 대한 혼동을 가졌는지 여부는 '제품 구매 단계'가 아닌 '고객 유인 단계'를 기준으로 판단하여야 한다는 이론이 제기되었다. 즉, A가 B의 상표를 이용하여 고객을 유인하였다면, 고객이 A의 제품을 구매할 당시에는 제품의 출처에 대한 혼동이 없었다 할지라도 A의 B에 대한 상표권 침해를 인정하자는 것이다. 이는 최초관심혼동이론(initial interest confusion) 또는 판매전 혼동이론(pre-sale confusion)으로 지칭된다.​

최초관심혼동이론은 미국의 판례법에 의하여 발전해 온 이론으로, 인터넷 공간에서의 상표권침해소송에서 상표권자의 이익을 보호하기 위한 근거로 활용되고 있다. 이하에서는 미국의 판례법에 의한 최초관심혼동이론의 발전 과정에 대해 알아보고, 최초관심혼동이론과 관련된 국내의 사례를 살펴보도록 한다.

2. 최초관심혼동이론의 발전 과정​

가. 최초관심혼동이론의 배경이 되었던 사건: Grotein v. Steinway & Sons 사건

- Grotian. Helfferich. Schulz. th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons. 523 F.2d 1331. 133-34. 1342(2d Cir. 1975)​

원고는 Steinway & Sons라는 상표로 피아노를 판매하는 유명 피아노 제조업체이고, 피고는 원고 업체가 유명해진 이후 Grotrain-Steinweg라는 상표로 피하노를 판매한 업체이다.​

원고는 피고에게 Steinway 상표권 침해의 금지를 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 피고는 피아노를 구입하는 고객은 매우 분별력이 있는 점, 피아노 제품은 매우 고가인 점, Steinway & Sons 상표와 Grotrein-Steinweg 상표는 외관상 구분되는 점을 고려할 때 피고의 고객들은 적어도 제품 구매 단계에서는 상표에 대한 혼동이 해소되어 있다고 주장하였다.

제2연방항소법원은 소비자는 거래 초기 단계에서 피고이 상표를 보고 피고 회사가 원고 회사와 일정한 관계가 있다고 혼동함으로써 신뢰감을 형성하였다고 보았다. 따라서 피고로서는 제품 판매 가능성을 높이는 이익을 얻었고, 원고로서는 상표 가치가 떨어지는 손해를 입었으므로, 피고는 원고의 상표권을 침해하였다는 것이다.​

이 사건은 최초관심혼동이론의 기원이 되었던 판결이다. 그러나 위 판결에서는 소비자가 구매 당시 상표에 대한 혼동에 빠지지 않았을 경우에도 상표권 침해가 인정되는지 여부에 관하여는 직접적으로 다루지 않았다.​

나. 제품 구매 단계가 아닌 고객 유인 단계를 기준으로 혼동 가능성을 판단한 사건 : Mobil Oil v. Pegasus Petroleum 사건

- Mobil Oil Corp. V. Pegasus Petroleum Corp. 818 F.2d 254. 255-56. 259(2d Cir. 1987)​

원고 Mobil Oil과 피고 Pegasus Petroleum은 석유를 판매하는 회사이다. 원고는 피고가 사용하는 'Pegasus'라는 문자상표와 '날개달린 말'이라는 도형상표에 대하여 원고의 상표권을 침해한 것이라고 주장하였다. 이에 대하여 피고는, 피고 회사는 500여 명에게 피고 회사가 (원고회사와 관련된 회사가 아니라) 'Callimanopulous Group of Compaies'의 일부라고 밝힌 점, 원고의 상표와 피고의 상표는 그 모양이 상이한 점을 고려할 때, 소비자들은 구매 단계에서 원고 회사의 상표와 피고 회사의 상표에 대하여 혼동하지 않는다고 주장하였다.

이에 대하여 제2연방항소법원은 소비자가 제품 구매 단계에서는 상품의 출처에 대하여 혼동할 가능성이 없다는 점을 인정하면서도, 피고는 원고 유사 상표를 통하여 거래 초기 단계에서 소비자의 신뢰를 획득하였으므로 이로써 원고의 상표권을 침해한 것이라고 판시하였다.

이 사건은 소비자가 제품 구매 단계에서 상표에 대한 혼동에 빠져있지 않더라도 상표권침해가 인정된다는 점을 명시적으로 판시하였다는 점에 있어서 의미가 있다.

다. 도메인 이름과 메타태그에 타인의 상표를 이용한 것이 상표의 침해라고 판단한 사건 : Brookfield v. West Coast 사건

- Brookfield Communications. inc. v. West Coast Entertainment Corporation. 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999)

메타태그란 검색엔진에 대하여 웹사이트의 내용을 요약하여 제공하는 html 태그의 일종을 말한다. 메타태그는 인터넷 이용자의 눈에 직접 보이지는 않지만, 인터넷 이용자는 메타태그에 기재된 키워드를 검색하여 해당 웹사이트에 접근하게 되므로, 메타태그는 인터넷 이용자를 유인하는 역할을 한다. 즉, A 상표와 아무런 연관이 없는 웹사이트일지라도, 메타태그에 A가 기재되어 있다면 인터넷 이용자가 A를 검색했을 때 해당 웹사이트가 검색 결과에 나타나게 되는 것이다.

원고 Brookfield는 'MovieBuff(영화광)'이라는 상표를 이용하여 연예 관련 정보에 관한 데이터베이스를 판매하는 회사이다. 피고 West Coast는 비디오테이프를 대여하는 체인점이다. 피고가 'moviebuff.com'이라는 도메인 이름과 'MovieBuff', 'moviebuff.com'는 메타태그를 사용하여 연예 관련 정보에 대한 데이터베이스를 제공하자, 원고는 피고에 대하여 MovieBuff와 동일 또는 유사한 명칭의 도메인 이름 및 메타태그의 사용을 금지하는 가처분을 신청하였다.

위 사건에서 제9항소법원은 소비자가 MovieBuff라는 단어를 검색하여 피고의 웹사이트 링크가 나타나게 되더라도, 링크를 클릭하여 웹사이트에 접속하면 웹사이트가 원고 웹사이트가 아니라는 점을 알 수 있으므로 종국적으로는 출처의 혼동을 발생하지 않는다는 사실을 인정하였다. 그러나 동 법원은 피고가 'moviebuff.com'이라는 도메인 및 'MovieBuff'와 'moviebuff.com'이라는 메타태그를 사용함으로써 원고의 상표와 혼동을 야기하였고, 이로써 원고 상표의 신용으로부터 부당하게 이익을 얻었으므로, 결국 피고는 원고의 상표권을 침해한 것이라고 판시하였다.​

동 법원은 위 판시내용을 설명하기 위하여 다음과 같은 비유를 들었다.

West Coast라는 유명한 비디오 체인의 경쟁자인 Blockbust라는 회사가 고속도로에 'West Coast 비디오 앞으로 2마일 7번 출구'라는 광고판을 세웠다고 가정해 보자. 그러나 실제로 West Coast는 8번 출구를 이용해야 하고, 7번 출구에는 Blockbust가 위치하고 있다면 West Coast를 찾기 위해 7번 출구로 빠져나온 소비자들은 West Coast를 찾을 수 없게 된다. 결국 West Coast를 찾지 못한 소비자들은 Blockbust를 보게 될 것이고, 이 곳에서 비디오를 빌릴 것이다.

위 판례는 현재에도 최초관심혼동이론을 설명하기 위한 주요 논거로 인용되고 있다. 그러나 위 판례에 대하여는 <고속도로 7번 출구에서 빠져나온 자는 8번 출구로 가기 위하여 많은 노력을 기울여야 하는 반며느 인터넷 상에서 기대와 다른 웹사이트에 접속하게 된 자는 뒤로가기 버튼을 클릭함으로써 해당 웹사이트에서 쉽게 벗어날수 있다는 차이가 있으므로, 위 비유를 전제로 한 논증은 성립하기가 어렵다>는 비판도 존재한다{Jonathan T. Darrow·Gerald R. Rerrera, "The Search Engine Advertising Market: Lucrative Space or Trademark Liability?", 17 Tex. Intell. Prop. L.JK. 223(Winter2009), p15}.

라. 검색광고에 타인의 상표를 이용한 것이 상표의 침해라고 판단한 사건: Playboy v. Netscape 사건

- Playboy Enterprises. inc. v. Netscape Communication. 354 F.3d 1020(9th Cir. 2004).

검색광고란 검섹엔진에서 특정 키워드를 검색할 경우 검색 결과 창에 광고주의 사이트가 노출되도록 하는 광고기법을 말한다. 즉, 검색광고의 경우 광고주가 직접 상품·포장·광고 등에 상표를 표시하는 것이 아니라, 이용자가 상표를 검색하면 검색엔진의 결과 창에 광고주의 사이트가 표시되는 것이다.

원고 Playboy와 경쟁 관계에 있는 A는 검색엔진 사업자인 피고로부터 Playboy, Playmate와 같이 원고를 연상시킬 수 있는 키워드르 구매하여 검색광고를 하였다. 그 결과 피고 검색엔진에 playboy를 검색할 경우 원고의 경쟁업체 A의 배너광고가 검색 결과로 표시되었다. 이에 원고는 피고에 대하여 상표권 침해로 인한 피해를 입었다고 주장하면서 소를 제기하였다.​

위 사건에서 제9항소법원은, 이용자는 A의 웹사이트에 접속함으로써 A가 playboy와 관계없는 사이트라는 것을 알 수 있다는 점을 인정하면서도, 원고와 경쟁 관계에 있는 A는 이미 이용자가 A의 웹사이트에 접속함으로써 원고가 상표에 축적하여 온 신용을 부당하게 이용하여 이익을 취한 것으로 보아, 원고의 상표권 침해 주장을 인용하였다.

위 판례는 검색광고로 인한 상표의 혼동가능성을 판단함에 있어서 최초관심혼동이론을 적용한 주요 사례라는 점에서 의의가 있다.

마. 부인문언의 기재만으로는 상표권 침해를 부정할 수 없다고 판시한 사건 : PACCAR inc v. TeleScan Technoligies. L.L.C. 사건

- PACCAR inc. v. TeleScan Technologies. L.L.C. 319 F.3d 243 (6th Cir.2003)​

위 사안에서는 피고가 피고 웹사이트에 부인문언으로써 피고의 상표권 침해 여부를 부정할 수 있는지 여부가 문제되었는바, 제6항소법원은 피고가 웹사이트에 부인문언을 기재한 경우에도 상표권의 침해가 인정될 수 있다고 판시하였다. 소비자들은 이미 상표에 대한 혼동을 가지고 피고 웹사이트에 접속하였기 때문에, 피고 웹사이트에 접속한 이후 부인 문언을 읽었다 하더라도 이는 이미 늦은 것이므로, 부인문언의 기재만으로는 소비자의 보호에 미흡하다는 것이다.

3. 최초관심혼동이론과 관련된 국내의 판례​

가. 도메인 이름의 경우​

1) 판레의 기본적인 입장

판례는 타인의 등록상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표권침해에 해당하지 않지만(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결), 도메인 이름이 상품의 출처를 표시하고 타인의 상품과 구별하는 식별표지로 기능하고 있을 때에는 상표권 침해로 볼 수 있다는 입장이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결).​

2) 타인의 등록상표의 지정상품·지정서비스업과의 관련성

판례는 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 도메인 이름 하의 웹사이트가 해당 등록상표의 지정상품·지정서비스업과 동일 또는 유사한 상품·서비스를 취급하고 있다면 타인의 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 본다(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결의 반대해석).​

따라서 A가 'rolls-royce.co.kr'라는 도메인 이름을 가진 웹사이트를 운영하고 있더라도 해당 웹사이트에서 등록상표 'Rollsroyce'의 지정상품 및 지정서비스업과 동일 또는 유사한 상품·서비스를 취급하고 있지 않다면, A는 'Rollsroyce'의 상표권자의 상표권을 침해하는 것이 아니다(대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결).

위 사건에서 대법원은 도메인 이름의 사용이 상표권 침해를 구성하지 않는다는 논거로 "인터넷상이 주소를 나타내는 도메인은 위 법조(구 상표법(법률 제6756호, 2002. 12. 11. 일부 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 다목에서 규정하는 '간판 또는 표찰에 상표를 전시 또는 반포하는 행위'에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없다,"는 점을 들었다. 그러나 구 상표법(법률 제6765호, 2002. 12. 11. 일부 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 [다]목은 상품 및 포장 이외에 '상표의 사용'으로 인정되는 상표의 표시 대상을 '간판, 표찰, 광고'로 한정하고 있었던 반면 현행 상표법 제2조 제1항 제11호는 '그 밖의 수단'에 상표를 전시하는 것을 '상표의 사용'행위에 포함하고 있으므로, 이러한 논거는 더 이상 유지되기 어려울 것으로 보인다.

대법원 2004. 2. 13. 선고 2001다57709 판결​

상표법에서 규정하는 상표권 침해행위가 되기 위해서는 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나, 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 사품에 사용하는 행위(상표법 제66조 제1호)가 있어야 하는데, 피고 등이 운용하는 이 사건 웹사이트에서 원고가 등록한 상표권의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 취급하거나, 원고의 등록서비스표의 지정서비스업과 동일, 유사한 영업을 취급한 사실이 전혀 없으므로 피고 등이 이 사건 웹사이트를 통해 원고의 이 사건 상표권을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 볼 수 없고(원고는 이 사건 상표를 도메인 이름으로 사용하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 다목에서 규정하는 '간판 또는 표찰에 상표를 전시 또는 반포하는 행위'에 해당한다고 주장하나 인터넷상의 주소를 나타내는 도메인은 위 법조에서 말하는 간판 또는 표찰에 해당한다고 볼 수 없으므로 원고의 위 주장은 이유없다) 이 사건 상표와 동일한 이름을 도메인 이름으로 사용한 것만으로는 상표법 제66조에서 규정하는 상표권 침해행위에 해당한다고 보기 어려우며, 이 사건 웹사이트에서 취급하고 있는 항공기에 관한 내용도 단순히 항공회사를 소개하는 정도에 불과하므로 이로써 곧바로 원고의 영업을 침해할 우려가 있다고 볼 수도 없다.

반면, '장수온돌'이라는 한글인터넷주소 및 'www.jangsuondol.com'라는 도메인 이름을 건 웹사이트에서 전기침대 등 상품에 관한 정보를 제공하고 판매하는 것은 '장수온돌'이라는 상표권을 가진 자의 권리를 침해하는 행위에 해당한다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577). 다만 이 사안은, 한글인터넷주소는 영어로 구성된 도메인 이름에 비하여 상품의 출처표시 내지 광고선전 기능이 더 강하다는 점을 근거로 '장수온돌'이라는 한글인터넷주소의 사용이 상표권 침해에 해당한다고 판시하고 있을 뿐이어서, 영어 도메인 이름만으로 상표권 침해에 해당하는지 여부에 대해서는 명시적으로 판시하고 있지 않다.​

3) 독자적 상표를 부착·사용하고 있는 경우

판레는 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착·사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수 없다고 본다(대법원 2004. 5. 14. 선도 2002다13782 판결).

​따라서 위 판례는 'viagra.co.kr'라는 도메인 이름 하의 웹사이트에서 건강보조식품 판매업을 영위하였다고 하더라도, 해당 웹사이트에서 판매하는 제품에는 '산에 산에'라는 독자적인 상표가 부착되어 있고, 그 웹사이트 하단에 "'산에산에'는 월유봉의 맑은 물을 상징하는 韓一綜合食品(주)의 고유브랜드입니다."라는 기재가 명확하게 되어 있다면, 'viagra.co.kr'라는 도메인 이름은 상품의 출처표시로서 기능하고 있지 않으므로, 결국 위 도메인의 사용은 상표권 침해행위를 구성하지 않는다고 보았다.

대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결

도메인 이름은 원래 인터넷상에 서로 연결되어 존재하는 컴퓨터 및 통신장비가 인식하도록 만들어진 인터넷 프로토콜 주소(ip 주소)를 사람들이 인식ㆍ기억하기 쉽도록 숫자ㆍ문자ㆍ기호 또는 이들을 결합하여 만든 것으로, 상품이나 영업의 표지로서 사용할 목적으로 한 것이 아니었으므로, 특정한 도메인 이름으로 웹사이트를 개설하여 제품을 판매하는 영업을 하면서 그 웹사이트에서 취급하는 제품에 독자적인 상표를 부착ㆍ사용하고 있는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 도메인 이름이 일반인들을 그 도메인 이름으로 운영하는 웹사이트로 유인하는 역할을 한다고 하더라도, 도메인 이름 자체가 곧바로 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수는 없는 것인데, 피고들이 이 사건 도메인 이름으로 개설한 웹사이트에서 판매하고 있는 제품에는 별도의 상품표지가 부착되어 있고, 그 제품을 판매하는 웹페이지의 내용에서는 이 사건 도메인 이름이 별도의 상품표지로서 사용되고 있지 않으며, 달리 이 사건 도메인 이름이 피고들이 판매하는 상품의 출처표시로 인식된다고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 도메인 이름이 피고들이 취급하는 상품의 출처표시로서 기능한다고 할 수도 없다.

대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결은 타 상표와의 관련성을 간접적으로 부정하는 문언의 기재를 상표권 침해의 부정 근거로 사용하였는바, 이는 타 상표와의 관련성을 직접적으로 부정하는 부인문언이 있는 경우에도 상표권침해를 부정할 수 없다는 미국 판례(PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies. L.L.C. 사건)와 비교되는 사안이다.

나. 메타태그의 경우​

하급심 판례 중 "검색엔진 이용자는 그 중 자신이 찾고자 하는 목적에 부합하는 선택하는 것이므로, 검색엔진에 검색되었다는 사정만으로 검색엔진 이용자들이 원고의 서비스표와 피고 운영이 위 각 사이트의 인적·조직적 연계가 있다고 오인할 우려가 있다고 보기도 어렵다."고 하여 메타태그의 상표권 침해행위 성립을 부정한 사례가 있다(서울남부지방법원 2004. 4. 29. 선고 2002가합14533).

다. 검색광고의 경우​

대법원은 타인의 등록상표를 이용하여 검색광고를 하는 경우에도 상표법상 '상표의 사용'에 해당한다고 판시하였는바, 그 내용은 아래와 같다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결).

원고는 순간정전보상기를 제조하여 판매하는 자로, 전압금승압 방지기, 전압안정장치, 차단기 등을 지정상품으로 하여 "VSP"라는 상표를 등록한 자이다. 피고는 순간정전보상기를 제조하여 판매하는 회사의 대표이다. 피고는 인터넷포탈사이트 다음(daum)에서 "VSP"라는 키워드를 구입하였다. 이에 인터넷 이용자가 다음의 검색창에서 "VSP"를 입력하면 검색결과 화면에 스폰서링크로서 "VSP 엔티씨"라는 표제가 나타나고 그 아랫줄에 '서지보호기, 순간정전보상기, 뇌보호시스템'이라는 상품의 종류가 표시되며, 그 다음 줄에 피고 회사의 홈페이지 주소가 나타나고, 그 검색결과 화면에 다시 "VSP 엔티씨"나 홈페이지 주소 부분을 클릭하면 피고 회사의 홈페이지로 이동하는 방식으로 되어 있는 인터넷 키워드 검색광고가 실시되었다. 단, 피고 회사의 웹페이지에 "VSP" 상표가 표시되지는 않았다.

위 사건에서 판례는 표장이 표시된 인터넷 키워드 검색결과 화면의 내용과 피고 회사 홈페이지로 연결된느 전체적인 화면 구조 등을 살펴볼 때 "인터넷 키워드 검색결과 화면은 이 사건 표장에 붙여 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알림으로써 광고한 것으로 보기에 충분"하므로, "피고가 위와 같이 인터넷 키워드 검색결과 화면에서 이 사건 표장에 표시하여 한 광고행위는 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호 [다]목이 정한 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 전시하는 행위'에 해당한다."고 할 것이니, 이 사건 표장은 자타상품의 출처를 표시하는 상표로 사용되었다."고 판시하였다.​

위 판례는 상표법상 '상표의 사용'에 해당하기 위해서는 상표를 통해 상품에 관한 정보를 일반 소비자에게 시각적으로 알려야 한다고 보면서도, 검색광고는 이에 해당한다는 취지의 포섭을 한 것이다. 이는 상표법 제2조 제1항 제11호의 문언적 해성상으로는 다소 무리가 있지만, 결론적으로는 타당한 판시라고 보인다.

* 법무법인 민후 강주현 변호사 작성, 민후 로인사이드(2021. 3. 18.) 기고.