상표란 자기의 상품 또는 서비스와 타인의 상품 또는 서비스를 식별하기 위해서 사용되는 표장을 말한다. 흔히들 브랜드라고 칭하는데, 브랜드의 일종이라 보면 된다.
“상표”란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.
상표는 기업을 표상하거나 또는 기업의 상품을 표상하므로 비지니스에서 없어서는 안 될 요소인데, 부주의한 상표 사용으로 인하여 분쟁이 많이 발생하고 있다. 그렇다면 상표권 침해가 의심되는 경우 어떤 조치를 취할 수 있는가?
1. 1차적으로 점검해야 할 것은, 자신의 상표가 등록이 되어 있어야 한다. 상표의 등록이란 특허청에 상표가 등록되어 공지된 상태를 의미한다. 상표가 등록되어 있지 않으면 그 다음 단계는 의미가 없다. 등록되지 않은 상표라도 보호되는 경우가 있지만, 주지하지 않은 상태라면 보호가 어렵기 때문에 상표등록을 서두르는게 유리하다.
2. 등록된 상표를 가지고 있는 경우, 상대방의 상품이나 업종이 자신의 상표에 관한 상품이나 업종과 동일하거나 유사해야 한다. 예컨대 미용실을 운영하고 있는데 상대방은 전자제품을 판매하고 있다면 이는 아예 침해가 되지 않는다. 상품과 업종이 유사한 경우에는 법적 조치가 가능하다. 어떤 경우가 유사한지는 일반 소비자의 입장에서 혼동 가능성이 있는지를 기준으로 판단하면 된다.
3. 이렇게 상표가 특허청에 등록되어 있고, 그리고 상품, 서비스가 유사한 경우에는 법적조치를 취할 수 있는데, 통상 가볍게 할 수 있는 조치가 바로 '내용증명' 또는 '경고장' 발송이다. 침해 사실을 명확히 정리하고 그에 따른 법적 조치를 열거해서 상대방에게 보내는데, 내용증명 형태로 보내는 이유는 나중에 중요한 증거자료로 활용하기 위해서이다. 언제 내용증명을 받았는지는 나중에 고의 입증에 활용될 수 있어, 내용증명 발송은 하는 게 좋다. 다만 내용증명은 반드시 해야 하는 건 아니고 이 단계를 건너뛰어도 된다.
4. 내용증명 발송 이후에도 상대방이 어떠한 조치를 취하지 않은 경우라면, 어쩔 수 없이 형사고소나 민사소송을 제기할 수밖에 없다. 형사고소는 고소장을 작성해서 경찰에 제출함으로써 시작하는데, 이 경우에도 등록상표의 내용, 침해사실, 유사성 등의 법적 내용을 서면의 형태로 적어서 제출해야 한다. 고소장을 제출하면 고소인 조사, 피고소인 조사 등을 통해서 기소가 되는데, 나중에 벌금형 또는 징역형으로 처벌된다. 고소 중간에 합의가 되기도 하는데, 합의금을 통해서 자신의 손해를 전보받을 수 있다 .
제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
형사고소가 아닌 민사소송의 조치가 가능한데, 선택적으로 하나만 할 수도 있고, 두 개 모두 실행해도 된다. 민사소송은 두 가지의 목적을 가지고 진행되는데, 하나가 금지청구(예컨대 사용금지, 판매금지 등)이고 또 하나는 손해배상이다. 상대방이 파는 물건을 내리게 하거나, 또는 자신의 입은 손해배상을 구하는 것이다.
그 밖에 가처분 소송이 있는데, 가처분 소송이란 손해배상은 제외하고 금지청구만 하되, 신속하게 결론을 낼 수 있는 장점이 있어 조속하게 권리 구제를 받는 데 유리하다. 가처분을 먼저 제기하는 경우도 적지 않다. 상대방이 파는 물건을 조속하게 내리게 할 수 있다는 점에서 매우 유익한 절차이다.
제107조(권리침해에 대한 금지청구권 등) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
② 상표권자 또는 전용사용권자가 제1항에 따른 청구를 할 경우에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 그 밖에 필요한 조치를 청구할 수 있다.
③ 제1항에 따른 침해의 금지 또는 예방을 청구하는 소가 제기된 경우 법원은 원고 또는 고소인(이 법에 따른 공소가 제기된 경우만 해당한다)의 신청에 의하여 임시로 침해행위의 금지, 침해행위에 사용된 물건 등의 압류나 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 원고 또는 고소인에게 담보를 제공하게 할 수 있다.
제109조(손해배상의 청구) 상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
5. 다만 법적인 조치를 취하는 과정에서 상대방이 등록상표에 대하여 공격을 가할 수 있는데, 예컨대 상표무효심판이나 불사용취소심판이 대표적이다. 무효심판이란 등록상표에 무효 사유가 있어 죽을 상표이니 침해가 되지 않는다는 주장이고, 불사용취소심판은 등록만 해 놓고 사용을 하지 않았기 때문에 이 역시 죽을 상표이니 침해가 되지 않는다는 주장이다. 무효심판이나 불사용취소심판은 모두 특허심판원에서 진행된다.
이상 전체적인 상표권침해 프로세스에 대하여 정리해 보았다. 적절한 시점에 적절한 조치를 취하는 게 필요하며, 만일 이러한 조치를 취하지 못한 경우 비지니스에 큰 영향을 받을 수 있기에, 현명한 판단이 필요한 경우가 많다는 점을 인지해야 한다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 2. 23.) 기고.
