상표권침해소송에서 많이 등장하는 것 중에 하나가 상표권의 효력 제한 주장이다. 이는 상표권이 유효함을 전제로 후발적 이유로 상표권의 효력을 제한해야 한다는 주장이다. 그 내용은 상표법 제90조에 열거되어 있다. (상표권의 효력 제한, 상표권의 금지효)
제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
2. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품의 보통명칭ㆍ산지ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격 또는 생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표
3. 입체적 형상으로 된 등록상표의 경우에는 그 입체적 형상이 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지 식별할 수 없는 경우에 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 등록상표의 입체적 형상과 동일ㆍ유사한 형상으로 된 상표
4. 등록상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 관용하는 상표와 현저한 지리적 명칭 및 그 약어 또는 지도로 된 상표
5. 등록상표의 지정상품 또는 그 지정상품 포장의 기능을 확보하는 데 불가결한 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새로 된 상표
③ 제1항제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다.
이 중에서 특히 중요한 것이 바로 제1호 사유이다. 연혁적으로 보면 2016년 이전에는 자기의 성명, 상호 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시'되는 경우로 제한하고 있었으나, 2016년 2월 29일 개정되면서 현재와 같이 바뀌면서 '상거래 관행에 따라 사용하는 상표'로 수정되었다.
'보통으로 사용하는 방법으로 표시'에 대하여 대법원은 상호 등을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등을 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 표장을 보고 상호 등임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단하였다.
예를 들어 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않는 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없다고 판시하였다. 그리하여 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없고, 단지 상호의 약칭에 불과하다고 하면서 이러한 약칭의 표시는 상표권의 효력이 미친다고 판시하였다.
다만 부정한 목적으로 사용한 경우는 금지효가 적용되지 않음에 유의하여야 한다(제90조 제3항).
이 규정은 상거래 관행에 따라 사용하더라도 부정한 목적이 있는 경우, 예컨대 어떤 명칭이나 상호 등의 신용 내지 명성에 편승하려는 목적으로 이를 모방한 명칭이나 상호 등을 표장으로 사용하는 것을 금지하고자 하는데 그 취지가 있다.
부정한 목적이라는 것은 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 것을 말하므로, 상표가 존재하고 있었다는 것을 알았다는 것만으로는 부정한 목적이 있다고 보기 어렵다.
다만 상표가 널리 인식되어 있고 상표권 등록까지 마쳐진 상태라면 부정한 목적이 있다고 추정할 수 있다는 게 대법원 판례의 태도이다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 4. 22.) 기고.
