대상판결 : 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결
수치한정발명이란 청구항의 발명 기재 또는 구성요소의 범위를 수량적으로 표현하는 발명을 의미합니다. 예컨대 은이 2%~5% 첨가된 합금이라고 청구항이 표현되어 있다면, 이는 수치한정발명이라 부릅니다.
이 수치한정발명 역시 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있다면 진보성이 부정되는데요. 제가 대리한 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결, 즉 무전극 방전램프에 관한 일명 오스람 판결은 어떤 경우에 수치한정발명이 진보성이 있는지 어떤 경우에 없는지를 새로이 정리한 판결이라 할 수 있습니다.
대법원은 수치한정발명을 3가지 형태로 나누고 이 중 제1유형은 진보성이 부정되는 경우이고 제2 및 제3 유형에 대하여는 진보성을 인정했습니다.
제1유형은 선행발명과 비교하여 과제 및 효과가 동일하고, 다만 청구항 기재에 수치한정에 있어서만 차이가 있는 경우입니다.
이 경우는 원칙적으로 진보성이 부정되지만, 다만 수치로 한정한 범위 내에서 이질적이거나 현저한 효과가 존재한다면 즉 수치한정의 '임계적 의의'가 존재한다면 진보성이 인정될 수 있습니다.
이 판결 이전의 전통적인 대법원 판결의 태도라 할 수 있습니다. 하지만 이 판결에서는 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정될 수 있는 유형을 추가했는데요. 그게 바로 제2, 제3 유형들입니다.
제2유형은 선행발명과 비교하여 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 경우인데, 이 경우에는 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정됩니다.
제3유형은 선행발명과 비교하여 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 선행발명과는 상이한 과제 및 효과가 있다면, 이 경우에도 역시 임계적 의의가 없더라도 진보성이 인정됩니다.
이 사건에서, 오스람의 무전극 방전램프 특허는 가스압력이 0.5토르 미만으로 수치를 한정하고 있고 가스압력에 대한 선행발명2는 0.3토르 이상 3.0토르 이하로 수치를 한정하고 있었는데, 수치한정에만 차이가 나고 과제 및 효과가 동일하였습니다.
즉 제1유형에 해당하는 경우인데, 이 경우에는 특허 명세서에 가스압력이 0.5토르 미만에서 현저한 효과의 차이가 존재한다는 기재가 존재해야 하는데 존재하지 않았던 것입니다. 따라서 가스압력 측면에서는 일단 진보성이 부정되었습니다.
또한 오스람의 무전극 방전램프 특허는 방전전류가 2암페어 이상으로 수치를 한정하고 있고, 방전전류에 관한 선행발명1은 0.25암페어에서 1.0암페어로 수치를 한정하고 있으나 코어손실의 효과에 대한 기재나 암시가 없으며, 선행발명2는 이러한 방전전류 범위에 관한 기재가 아예 없었습니다.
선행발명1은 효과가 다른 경우이고, 선행발명2는 구성이 다른 경우입니다.
즉 제2, 제3 유형에 해당하는 경우인데, 반면 오스람 특허의 경우는 방전전류 2암페어 이상의 범위에서 코어 손실의 감소라는 명백한 효과가 있었습니다.
따라서 이 대법원 판결에 따르면, 오스람 특허의 경우는 선행발명1과 2와는 명백히 다른 효과가 있으므로 명세서에 방전전류에 관한 수치한정의 임계적 의의가 명백하게 드러나지 않더라도 방전전류에 관해서는진보성이 인정되었던 것입니다.
결국 가스압력과 방전전류에 관한 수치한정발명인 오스람 특허의 진보성은 인정되어 승소하였습니다.
지금까지 오스람 판결이 담고 있는 수치한정발명의 진보성 판단 기준을 살펴보았는바, 이 기준에 맞추어 명세서 기재에서부터 신경을 쓴다면 많은 도움이 될 것입니다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사/변리사 작성, 블로그(2018. 7. 27.) 기고.
