직무발명으로 인한 보상금 산정은 사용자의 과거 및 장래의 이익액에 발명자의 공헌도, 발명자의 기여율을 곱해서 산정한다.
보상금 = 사용자 이익 x 발명자의 공헌도 x 발명자의 기여율
이 중에서 가장 어려운 것이 바로 첫번째 인자인 '사용자 이익' 부분이다. 이에 그 내용을 자세히 살펴보기로 한다.
사용자의 이익이란, 사용자가 직무발명을 실시하여 얻은 이익 전체를 의미하지는 않는다. 왜냐하면 사용자는 종업원으로부터 특허를 승계하지 않더라도 무상의 통상실시권을 가지므로, 무상의 통상실시권으로 인한 이익을 초과한 이익만이 사용자의 이익으로 파악한다.
무상의 통상실시권으로 인한 이익을 초과한 이익은 사용자의 총 매출액에 독점적 기여율 및 사용자의 이익율을 곱해서 산정한다.
독점적 기여율이란, 전체 매출액 중에서 통상실시권으로 인한 매출을 초과한 비율을 의미한다. 예컨대 전체 매출액이 1,000억원인데, 그 중 통상실시권으로 인한 매출이 900억원이라면, 10%가 독점적 기여율이 된다.
하지만 현실에서는 이렇게 명확하게 계산이 되지 않는다. 따라서, 판례는 대체로 아래와 같은 요소를 고려하여 독점적 기여율을 산정한다.
1) 시장의 규모와 동향
2) 사용자의 실시 여부 : 사용자가 실시하면 독점적 기여율은 상향되나, 실시하지 않으면 하향됨
3) 매출을 올린 기간 및 매출액 : 매출기간과 매출액이 클 수록 독점적 기여율은 상향됨
4) 경쟁제품 및 대체기술의 존부 : 경쟁제품이나 대체기술이 없으면 독점적 기여율은 상향됨
5) 직무발명의 기술적 가치 : 기술적 가치가 클수록 독점적 기여율은 상향됨
6) 광고나 판매전략 등 외적요인 : 외적요인이 클수록 독점적 기여율은 하향될 수 있음
7) 특허무효사유의 존부 : 특허무효사유가 있으면 독점적 기여율은 하향될 수 있음
사용자의 이익율은 종업원이 직접 입증하는 것은 쉽지 않으므로, 사용자의 이익율을 하회할 것으로 보이는 통상실시료율을 사용한다. 예를 들어 직무발명의 기술의 통상실시료율이 3%이라면 사용자의 이익율은 3%로 산정하고 있다.
사용자의 이익은 과거에 사용자가 얻은 이익을 의미하는 것은 아니고 특허의 존속기간 동안이라면 장래에 사용자가 '얻을' 이익까지 포함한다. 과거에 사용자가 얻은 이익은 매출자료 등을 통해서 산정하면 되지만, 장래에 얻을 이익은 어떻게 산정할까?
장래에 얻을 이익은 특허권 존속기간 동안 예상되는 매출액을 계산하여 변론종결시의 현가로 평가하는 방법도 있을 수 있고, 과거의 이익액에 대한 평균을 구하고 이를 특허권 존속기간 만료일까지 곱하는 방법도 있을 수 있다.
하지만 이러한 계산법이 항상 적용되는 것은 아니고, 사용자가 장래 매출액이 감소할 것이라는 것은 주장 입증하면 장래에 얻을 이익은 과거에 얻은 이익에다 매년 감소율을 곱한 금액으로 산정할 수도 있다.
마지막으로 직무발명이 전체 제품이 아니라 제품의 한 부분이라면 매출액을 직무발명이 차지하는 비율(= 기여도)에 곱해야 할 것이다. 예를 들어 휴대폰의 디스플레이가 직무발명의 내용이라면, 휴대폰의 디스플레이가 전체 휴대폰 중에서 어떤 비율을 차지하고 있는지를 산정해서 곱해주면 된다.
결국 정리하면,
사용자의 이익 = 과거 또는 장래의 매출액 x 사용자의 이익율(= 통상실시료율) x 독점적 기여율 x 기여도
로 산정하면 된다. 이 중에서 가장 중요한 요소를 하나만 꼽으라면 '독점적 기여율'이라고 볼 수 있다.
* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2019. 2. 21.) 기고.
