직무발명이 완성되면 당해 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리가 생성되는데, 이 특허를 받을 권리를 회사에 승계하기로 약정한 발명자가, 회사 몰래 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록을 마친 사안에서 이러한 행위가 적법한가 또는 이 경우 회사는 어떻게 권리 구제를 받을 수 있는지 살펴보기로 한다.
1. 직무발명의 발명자가 회사에 승계하기로 약정했음에도 이를 하지 않고 회사 몰래 제3자에게 넘긴 것이 불법행위에 해당하는지 : 불법행위 및 배임죄가 성립한다.
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결
직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)에 승계시킨다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지 임의로 위 약정 등의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이고, 위 종업원 등은 사용자 등이 승계하지 아니하는 것으로 확정되기까지는 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 신임관계에 있다고 봄이 타당하다. 따라서 종업원 등이 이러한 신임관계에 의한 협력의무에 위배하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하였다면, 이는 사용자 등에 대한 배임행위로서 불법행위가 된다.
대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결
직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.
2. 회사의 구제 방안1 : 모인출원으로서 무효라는 주장이 가능하다.
특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 종결)
광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 B 또는 A, C 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, C이나 A이 피고 또는 B를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 C이나 A은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.
특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결
제2양수인이 ‘특허를 받을 권리’가 이미 제1양수인에게 양도된 사실을 잘 알면서도 양도인과 위 권리의 이중양도계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우, 그 이중양도계약에 기한 ‘특허를 받을 권리’의 양도행위는 반사회적 법률행위로서 무효이고, 제2양수인이 위 이중양도계약에 근거하여 출원한 특허발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 출원한 것이므로 그 등록은 무효이다.
3. 회사의 구제방안2 : 특허권이전등록청구가 가능하다. (대위행사)
대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313,77320 판결
직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다.
4. 회사의 구제방안3 : 부당이득반환청구
회사에게 귀속되어야 할 특허가 제3자에게 귀속되어 제3자가 이를 통해서 수익을 올린 경우, 이는 회사에 대하여 부당이득이 될 수 있다. 이 경우 통상의 실시료 정도를 청구할 수 있을 것으로 보인다.
특허법원 2017나2585 판결
부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.
피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 3. 3.) 기고.
