특허소송중 직무발명 또는 직무발명 보상금에 관한 소송은 매우 빈번하게 일어나고 있다. 오늘은 회사의 직무발명에 대한 예약승계 규정이 있음에도 불구하고 직원이 그 명의로 출원한 것이 어떤 법적 문제가 있는지 알아보고자 한다.
일단 예약승계 규정은 직원의 직무발명이 발생했을 때 회사가 이를 승계하는 것을 미리 예약한 규정을 말한다. 예를 들어 직원 B가 직무발명을 하게 되면 B가 속한 A 회사가 자동으로 또는 선택적으로 그 특허를 승계받게끔 되어 있으면 이를 예약승계 규정이라고 칭한다.
한편 이러한 예약승계규정이 있음에도 불구하고 직원 또는 종업원이 직무발명을 회사로 승계하지 않고, 자의적으로 직무발명을 특허출원하게 되면 회사는 이에 대하여 어떻게 대처할 수 있을까?
이 경우, 회사는 업무상배임죄로 당해 직원을 형사처벌할 수 있다.
직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다.
대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결
업무상배임이란 무단으로 회사의 영업비밀 등을 제3자에게 공개한 경우에도 성립하는데, 우리나라 법원은 직원이 직무발명을 스스로의 명의로 출원하고 공개한 것을 이러한 업무상 배임에 해당한다고 보고 있다.
다만 사실관계에 따라 업무상배임이 되지 않는 경우가 있는바, 관련된 사례를 몇 가지 살펴봄으로써 업무상배임에 대한 형사처벌에 대하여 살펴보기로 한다.
1) 묵시적인 예약승계는 인정받기 어렵다.
직무발명에 관한 명문의 계약이나 근무규정, 취업규칙, 근로계약서 등에 예약승계에 관한 내용이 포함되어야 하고, 직원이 그 내용을 인식하여야 업무상배임죄가 성립할 수 있다.
그렇다고 해서 묵시적 예약승계가 완전히 인정되지 않는 것은 아니지만, 실무에서는 묵시적인 예약승계는 입증 문제가 있어서 인정받기 어려운 경우가 많다.
2) 직원이 예약승계에 대하여 인식하고 있어야 한다.
예약승계가 있더라도 직원이 이를 인식하고 있어야 한다. 예를 들어 직무발명에 관한 취업규칙이 존재한다는 것만으로는 직원이 이를 인식하였다고 보기 어려운 경우가 있기 때문에, 취업규칙의 존재를 입증하는 것만으로 인식이 있다고 보기 어려운 경우도 있을 수 있다.
3) 직원의 특허출원이 거절된 경우
직원이 무단으로 특허를 출원한 경우, 이런 경우를 업무상배임으로 볼 수 있을까? 업무상배임에서 재산상 손해의 법리상 특허출원이 거절되었다고 하더라도 재산상 손해발생의 위험이 초래되지 않았다고 볼 수 없다는 게 판례의 태도이다.
이상 직원의 직무발명 무단출원에 대한 업무상배임에 관한 쟁점을 살펴보았다. 회사가 직무발명을 잘 지키기 위해서는, 명시적인 규정과 더불어 직원에 대한 인식 과정이 필요하다는 것을 알 수 있다.
따라서 예약승계 규정이 없는 경우에는 업무상배임의 처벌이 어렵다.
구 발명진흥법 제8조 제1항, 제3항에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원에게 귀속하고 사용자는 다만 종업원이 특허를 받으면 그에 대하여 통상실시권을 가질 뿐이다. 따라서 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 미리 사용자에게 승계시키는 계약이나 근무규정이 있거나 발명의 완성 후에 이를 승계시키는 계약이 있었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없다. 그리고 구 발명진흥법의 직무발명에 관한 제반 규정들의 취지에 비추어 보면, 종업원의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽사리 인정할 수 없다
대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2018. 12. 29.) 기고.
