Ⅰ. 서설
1. 의의
포대금반언의 원칙(File Wrapper Estoppel)이란 특허청구범위의 용어의 의미를 명확하게 하기 위하여는 출원으로부터 특허에 이르기까지 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여야 한다는 원칙을 말한다. 이 원칙은 통상 침해소송에서 출원 중에 본인이 수행한 절차와 모순되는 주장을 하는 것을 금지하는 원칙인 출원경과금반언의 원칙(Prosecution History Estoppel)과 동일한 의미로 사용되고 있다. 대법원은 출원경과금반언(2001후171)이라는 용어를 사용한 적이 있고, 특허법원은 포대금반언의 원칙(2001허5991)이라는 용어를 사용한 적이 있다.
2. 연혁
영미법상에서 발달하여 온 전통적인 형평법상의 금반언(estoppel) 원칙이 특허법에 수용된 것으로서, 미국 특허실무에서는 균등론과 거의 동일한 비중을 차지하고 있으며, 우리 특허실무에서도 차츰 그 비중이 커지고 있다.
3. 기능
포대금반언의 원칙은 공지기술제외의 원칙과 더불어 균등론의 적용에 따른 청구범위 확장해석을 억제하고 권리범위를 좀 더 한정하여 명백하게 위한 이론으로서 발전하였다. 이 원칙은 특허청구범위를 해석함에 있어 출원인의 행위 및 출원심사과정을 단순히 참고하는 것에서 벗어나 출원인의 행위에 대하여 구속력을 인정하는데 그 의의가 있다. 즉 특허출원 중 출원인이 출원거절을 피하기 위하여 행한 청구범위의 축소보정 행위에 구속력을 인정하여 감축된 부분에 대하여는 권리주장을 하지 못하도록 하는 수단으로서 강력한 기능을 하고 있다.
Ⅱ. 본질(이론적 근거)
1. 학설
금반언설은 포대금반언의 원칙의 이론적 근거를 민사법상의 금반언 이론에서 찾는 견해이다. 권리포기설은 이론적 근거를 권리의 포기에서 찾는 이론이다. 권리소멸설은 출원인이 특정한 청구항에 관한 심사과정에서 스스로 청구범위를 감축하는 보정을 하였다면 그로써 출원인이 그 청구항에 관한 심사절차를 다툴 수 있는 권리는 소멸한다는 이론으로서 미국의 통설적 견해이다.
2. 판례
대법원은 "채권자 송병준이 정정심판을 청구하게 된 경위에 비추어 보면 채권자 송병준의 이 사건 제1항 발명에 대한 위와 같은 한정은 이 사건 제1항 발명이 간행물 4 게재 발명에 의하여 무효로 되는 것을 피하기 위하여 의식적으로 한정한 것으로 보이므로, 채권자 송병준이 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 채권자들은 이 사건 제1항 발명의 회전축, 제1, 2치형부 및 서보모터로 이루어진 구성 이외의 구성에 대하여 위 구성의 균등물임을 내세워 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(2003다1564)."고 판시하였고, 특허법원은 "인용발명의 받침대를 회전시키는 수단은 정정 전의 특허발명의 권리범위에 포함되는 것이었는데, 인용발명이 무효심판의 증거로 제출되자 특허권자가 특허발명에 대하여 특허청구범위를 축소하는 정정심판을 청구하였는바, 위와 같은 한정은 특허발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것이고, 그렇다면 특허권자는 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 감축한 범위 이외의 구성에 대하여 그 구성의 균등물임을 내세워 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다(2001허5992)."고 판시하여 권리포기설의 입장을 보이고 있다.
3. 검토
특허법상의 포대금반언의 원칙은 민사법의 금반언의 원칙과 달리 상대방의 신뢰가 형성되었는지 여부를 묻지 아니할 뿐만 아니라 상대방이 그러한 행위를 알고 있었는지 여부도 묻지 않으므로 금반언설을 이론적 근거로 삼기는 적절하지 않다. 한편 출원인의 행위는 실체법상 권리포기로도 절차법상 권리의 소멸로도 설명할 수 있다면 재판청구권이 헌법상의 권리라는 점을 고려하면 실체법상의 권리의 포기라고 보는 것이 더 나은 이론구성으로 판단된다. 권리포기설을 비판하는 견해는 권리의 포기에는 포기행위와 포기의사가 있어야 하는데 과연 출원인이 권리포기의사가 있었다고 단정 짓기 어려운 문제점이 있다고 지적하나, 권리포기는 반드시 명시적으로 행하여져야 하는 것은 아니고 묵시적인 권리포기가 가능하다는 점에서 부당한 비판으로 보인다. 결국 권리포기설을 지지한다. 만일 출원인이 스스로 보정을 하면서 자신의 보정이 권리포기가 아니라도 명시적으로 밝힌 사정이 있다고 하더라도, 포대금반언의 원칙은 신의성실과 원칙과 관련되어 강행규정적 성격을 가지므로 법원이 출원인의 사견을 수용하여 포대금반언의 원칙의 적용을 배제할 수는 없을 것이다.
Ⅲ. 균등론과의 관계
1. 균등관계의 소극적 배제의 요건
특허청구범위와 관련하여 소극적으로 균등관계의 인정을 배제하기 위한 요건 내지 원칙이 포대금반언의 원칙이다. 즉 균등관계를 인정받기 위하여는 특허 명세서에 기재되어 있는 청구상의 특허발명 대상제품에 있어 다른 부분이 존재한다고 하더라도 특허발명의 본질적인 부분이 아니고, 치환하여도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고, 동일한 작용효과를 나타내는 것으로서 그 치환은 당업자가 제조 시점에 있어서 용이하게 생각이 미칠 수 있는 것이며, 대상제품이 출원시에 있어서의 공지의 기술과 동일 또는 당업자가 출원시에 용이하게 생각할 수 있었던 것이 아니며, 대상제품이 출원절차에 있어서 특허의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없을 때 균등관계로서 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 하는 경우에 특허의 청구범위에서의 의식적인 제외가 되는 것이 아니라는 사정이 바로 출원경과참작의 원익에 해당하지 않을 것이라고 하는 요건으로 결국 이러한 포대금반언의 원칙은 균등론 적용의 소극적 배제의 요건으로서 특단의 사정의 입증에 해당하는 요건이라 할 수 있다.
2. 적용순서(논리상)
균동론은 일반적으로 특허청구범위를 확장하는 방향으로 작용하는 반면, 포대금반언의 원칙은 특허청구범위를 축소하는 방향으로 작용한다는 점은 앞에서 본바와 같다. 그렇다면 특허청구범위의 해석과 관련하여 균등론과 포대금반언의 원칙 중에서 어느 쪽이 우선하는지의 문제가 발생한다. 균등론은 매우 상대적인 이론으로서 본질적으로 절대적인 공식이나 원칙이 있을 수 없어 절대적인 판정은 불가능하며, 관련기술분야ㆍ기종ㆍ선행기술과의 관계ㆍ그 밖의 여러 가지 상황에 따라 개별적으로 적용하여야 하는 반면, 포대금반언의 원칙은 절대적인 기준으로 나타난다. 즉 축소보정을 한 후 축소한 부분에 대한 권리주장이 허용되지 않는다는 것은 상황에 따라 다른 결론이 나올 수 없다. 따라서 절대적 원칙인 포대금반언의 원칙이 상대적 원칙인 균등론보다 우선적으로 적용되어야 한다.
3. 판단순서(시간상)
논리상 포대금반언의 원칙이 우선 적용된다는 것이 특허청구범위 해석 과정에서 시간적으로 균등론보다 포대금반언의 원칙이 우선 적용된다는 것을 의미하지는 않는다. 일반적으로 특허청구범위를 해석함에 있어 ① 먼저 청구항의 문언 기재의 의미를 명확하게 하고 ② 그에 따라 구성요건 완비의 원칙(All Element Rule)을 적용하여 특허발명의 요소 중 침해혐의물이 결여하고 있는 요소가 있는가를 판단한 후 ③ 결여된 요소가 있으면 다시 균등론을 적용하여 그 결여된 요소와 균등의 물이 혐의물에 존재하는지 여부를 판단한다. 판단 결과 균등물이 없다고 인정되면 여기에서의 침해 판단은 종료되고 포대금반언의 원칙을 따질 것도 없이 침해는 부정된다. 그러나 ④ 균등물이 존재한다고 인정되면 다시 포대금반언의 원칙을 적용하여 그 균등물이 출원심사 과정에서 감축된 요소가 아닌지를 판단하게 되므로, 결국 특허청구범위 해석 판단과정의 시간적 선후에 있어서는 균등론이 포대금반언의 원칙에 앞서서 적용되는 것이다.
Ⅳ. 적용범위
1. 개설
포대금반언의 원칙이 적용되기 위하여는 출원을 하는 과정에서 청구범위의 포기 내지 감축이 있어야 한다. 이러한 포기 내지 감축의 태양은 크게 선행기술의 관계에서 발명의 특허성을 유지하기 위한 것과 특허성과는 무관한 듯 보이지만 기재불비 등의 문제해결을 위한 보정으로 나눌 수 있다. 특히 후자에 대하여도 포대금반언의 원칙이 적용되는지 여부에 대하여 견해가 대립하는바, 미국의 Warner-Jenkinson 사건과 Festo 사건을 중심으로 검토하기로 한다. 그 외 심사관의 오판이 어떤 영향을 주는지, 의견서에 기재된 설명에 대하여도 포대금반언의 원칙이 적용되는지 여부도 살펴본다.
2. 선행기술의 관계에서 특허성을 유지하기 위한 보정
선행기술로 인한 거절결정을 피하고 발명의 특허성의 유지하기 위하여 즉 신규성이나 진보성의 흠결의 하자를 치유하기 위한 보정의 경우로서 포대금반언의 원칙이 적용되는 가장 전형적인 경우이다. 이 경우에 심사관의 거절이유통지에 따른 보정은 물론 출원인 스스로 보정한 경우에도 포대금반언의 원칙이 적용됨에 의문의 여지가 없다.
예컨대 심사관으로부터 “하나의 건조실을 사용하는 데 따른 작용효과의 설명이 미흡하다.”는 등의 거절이유통지를 받자 출원인은 그 거절이유를 극복하고 특허를 받기 위하여 심사관의 견해에 승복한다는 취지의 의견서와 함께 보정서를 제출하면서, 그 특허청구범위를 ‘원지의 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 2회 통과시키고, 다시 원지의 다른 일면을 접착제로 도포한 후 건조실을 2회 통과시키는 구성’으로 한정한 경우(2005도4210), 심사관으로부터 거절사정을 받자 거절사정 불복심판을 청구하고 그 절차에서 특허발명의 특허청구범위를 보정하면서 특허발명을 “통상의 방법으로 버저를 완성한 후 버저 외부에서 금속링에 소정의 자력을 부여하는 구성”을 갖는 것으로 특정한 경우(2004다51771), 특허권자가 특허발명에 대한 무효심판절차에서 공지기술로 제시된 간행물 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성과 정정 전의 특허발명의 제1구동부의 구성을 차별화하기 위하여 정정에 의하여 정정된 특허발명의 구성으로 특정한 경우(2003다1564)가 여기에 해당한다.
3. 기재불비 등의 문제해결을 위한 보정
가. 견해대립
⑴ 절대적 적용설
보정에 대하여 출원경과참작 원칙의 유연한 배제가 적용하는 것이 불가능하므로 청구범위의 축소에 대한 이유를 묻지 않고 일률적으로 포대금반언의 원칙이 적용된다는 견해이다. 따라서 특허성과 무관한 보정도 모두 포대금반언의 원칙이 적용된다. 이 견해는 미국의 Warner-Jenkinson 사건 이전의 통설이었고, Festo 사건에서 CAFC가 취하였던 견해이다.
⑵ 추정설
청구범위의 보정이 있다고 하여 무조건 균등론의 적용을 배제하는 것은 아니고, 보정이 특허성과 무관한 보정임을 주장ㆍ입증한 경우에만 균등론의 적용을 배제한다는 견해이다. 이는 미국의 Warner-Jenkinson 사건에서 연방대법원이 취하였던 견해이고, Festo 사건에서 연방대법원이 CAFC의 판결을 파기하였던 근거가 된 견해이다.
나. 검토
포대금반언의 원칙은 특허권자가 특허법에 의하여 부여받은 대로 청구항의 권리범위를 해석하려는 것이므로 청구항이 변경된 경위를 묻지 않고 무조건 균등론의 적용을 완전히 배제하여서는 아니 된다. 따라서 청구범위가 특허심사과정에서 변경되게 된 이유가 특허의 발급가능성과 관련하여서 이루어진 경우에만 이 원칙이 적용될 필요가 있다. 이를 가리지 않고 가혹하게 금반언의 원칙을 적용하면 특허심사과정에 있었던 진실을 왜곡시키고 특허심사의 원활성을 위축시킬 수 있기 때문이다(추정설).
발명의 특허성과 무관한 즉 청구항의 문언기재의 의미가 불명료하여 단순히 그 의미를 정확하게 하기 위한 보정은 청구항의 실질적인 부분의 감축이나 포기가 전혀 없기 때문에 이 원칙이 적용되지 않겠지만, 일단 모든 보정은 발명의 특허성을 얻기 위하여 한 것으로 추정되고, 따라서 특허권자가 감축보정이 발명의 특허성과 무관하다는 점 또는 보정으로 인하여 특정한 균등물을 포기한 것이 아님을 입증하여야 할 것이다. 이러한 점은 Warner-Jenkinson 판결에서 명백하게 밝히고 있다. 즉 "발명의 특허성 즉 신규성이나 진보성의 판단과 무관한 보정은 포대금반언의 원칙의 대상이 아니며, 원고가 ph농도의 하한을 6.0이라고 기재한 것은 원고 발명의 특허성과는 아무런 관련이 없는 것으로 밝혀졌으므로 본건에서는 포대금반언의 원칙이 적용되지 않고, 따라서 피고가 실시한 원고 발명의 균등범위 내에 있는 이상 피고는 특허침해의 책임을 피할 수 없다". 기재불비에 대한 보정이 필수적이고 특허의 범위를 감축 또는 삭제한 것이라면 그것이 보다 더 나은 설명을 위한 목적이라도 포대금반언의 원칙은 적용된다(Festo 판결). 한편 Festo 판결에서는 균등물을 포기하지 않았다고 볼 수 있는 보정 즉 균등론의 적용이 배제된다는 추정을 복멸시킬 수 있는 보정의 경우로서 ① 출원시에 그러한 균등물을 예측하기 불가능한 경우 ② 보정을 한 이유가 균등물과 관계가 없거나 관계가 미미한 경우 ③ 보정시에 비본질적인 대체물을 포함하여 기재함을 합리적으로 보아 기대하기 어려운 경우의 3가지를 예시하고 있다.
4. 심사관의 오판에 따른 보정명령
심사관의 오판에 의하여 보정명령이 내려지고 그에 따라 출원인이 보정을 한 경우에도 포대금반언의 원칙이 적용되는지가 문제된다. 생각건대 비록 심사관의 오판이 있더라도 정당한 보정명령의 경우에는 당연히 이에 특허권의 효력이 미치지 않아야 함은 당연하고, 만일 이와 같이 새기지 아니하면 특허를 다투는 자는 특허의 공시기능을 고려할 때 불의의 타격을 입을 수 있으므로 법적 안정성을 확보하기 위해서도 이와 같이 새기는 것이 타당하다고 본다.
5. 의견서에 기재된 설명
포기 내지 감축의 의사가 존재하였는지 여부는 출원서류와 보정서를 중심으로 하여 그 출원의 경과에서 나타난 당사자들의 의사를 탐구하여 도출되어야 하는 게 일반적이다. 더 나아가 의견서에 기재된 설명에 대하여도 포대금반언의 원칙을 적용할 수 있는지에 대하여 견해가 대립한다. 판례는 "특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다(2001후171)."고 판시하여 의견서를 참작할 수 있음을 밝히고 있다. 생각건대 이 역시 특허성과의 관련성을 고려하여 의견서에 기재된 설명이 특허를 얻는 이익행위와 관련된 경우에는 의견서에 기재된 설명에 대하여 포대금반언의 원칙을 적용할 수 있겠지만, 의견서의 설명이 심사관으로부터 특허를 받음에 기여하지 않는 경우에는 의견서에 기재된 설명에 대하여 이러한 원칙이 적용되지 않는다고 할 것이다.
Ⅴ. 적용요건 및 효과
1. 적용요건
가. 청구범위의 감축보정(선행행위)
포대금반언의 원칙이 적용되기 위하여는 우선 출원을 하는 과정에서 청구범위의 감축의 보정(의식적인 제외)이 있어야 한다. 청구범위의 보정은 출원인 스스로에 의하여 행하여졌건 심사관의 보정명령에 의하여 이루어졌건 그 경위는 불문한다. 감축 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 확정하여야 한다(2001후171).
나. 특허권자가 감축 부분을 균등물로 주장할 것(후행행위)
특허권자가 보정으로 감축한 부분을 균등물로 주장한 경우에 포대금반언의 원칙이 문제된다. 즉 특허권자가 권리범위로 감축부분을 포함시켰을 때, 그 상대방은 포대금반언의 원칙을 항변으로 제출하여 다툴 수 있다. 상대방이 포대금반언의 원칙을 항변으로 제출하여야 함이 상대방이 보정이 특허성과 관계있는 보정임을 증명하여야 한다는 의미는 아니다.
다. 특허권자가 특허성과 무관한 보정임을 입증하지 못할 것
보정의 내용이 특허성과 관련된 것이건 특허성과 관련이 없는 것이건 일단 특허성과 관련된 보정으로 추정되어 포대금반언의 원칙이 적용되므로, 특허권자가 보정의 내용이 특허성과 무관함을 주장ㆍ입증하여 그 추정을 복멸시켜야만 포대금반언의 원칙 적용을 배제할 수 있다. 따라서 특허권자가 보정의 내용이 특허성과 무관한 보정임을 주장ㆍ입증하지 못하면 보정으로 축소된 부분에 대하여 포대금반언의 원칙이 적용된다.
2. 효과
청구범위에 대하여 보정이 이루어지고, 그 보정의 결과 축소된 부분에 대하여는 출원자가 스스로 권리를 포기한 것이므로 그 부분을 균등물로 볼 수 없고, 결국 특허를 받은 자의 권리보호의 범위에 들어가지 못한다. 따라서 그 부분에 대하여 권리침해가 있어도 특허권자는 침해자에 대하여 침해를 배제하거나 손해배상을 청구할 수 없다.
Ⅵ. 역적용의 문제
1. 개념
특허 심사 중 아주 드물게 나타나는 현상으로서 심사관이 어떤 청구범위를 특허 받을 수 없는 것으로 한번 거절한 후 실제적으로 더 넓게 보정된 청구범위에 특허를 허용해 주는 경우로서 이른바 역금반언의 원칙이 적용되는지가 문제이다.
2. 출원경과참작 원칙의 적용 여부
미국의 대법원은 Morgan Envelope vs. Albany Perforated Wrapping Paper(1984) 사건에서 특허권자는 특허의 무효를 피하기 위하여 특허 받은 청구범위를 한정하여 해석되어야 한다고 주장하였으나, "금반언의 원칙은 거절된 최초의 청구범위가, 보정된 후 등록된 청구범위보다 넓을 때 일반적으로 적용된다. 그러나 이 원칙은 거절된 청구범위가 등록된 청구범위보다 좁을 때도 역으로 적용된다."라고 판시하였다. 생각건대 일단 넓게 받은 청구범위를 나중에 어떤 목적에서든지 다시 좁게 해석하는 것도 금반언의 원칙에 반하는 것으로서 허용되지 않는다고 보는 것이 타당하다.
Ⅶ. 결론
출원인이 보정을 하면 일단 특허성과 관련된 보정으로 추정되어 포대금반언의 원칙이 적용되므로, 출원인은 보정이 없는 특허가 이루어질 수 있도록 하는 것을 목표로 정하여 세심한 주의를 기울여 청구항을 작성하여야 할 것이다. 이러한 상황을 과장하여 특허권자는 침해소송을 두려워한 나머지 특허출원 방식이 아닌 영업비밀 보호방식으로 자신의 발명을 보호하고자 하는 추세가 늘어날 것이며, 결국 특허권자에게 독점권을 부여하는 방식으로 발명을 진흥하려는 의도가 몰각될 것이라도 주장하는 견해도 있다. 그러나 아직 기술후발국인 우리나라에서 권리보호범위를 지나치게 넓게 인정하는 것은 시기상조일 수 있으므로 균등론의 한계 이론으로서 포대금반언의 원칙은 실무상 매우 유용할 것으로 보여진다.
[참고문언]
최성준, 출원경과금반언의 원칙, 정보법판례백선 Ⅰ(2006), 박영사
진효근, 출원경과 금반언 원칙(Prosecution History Estoppel)과 그 실무상 운용에 관하여, 창작과 권리 제28호(2002), 세창출판사
권택수, 균등론의 소극적 요건으로서의 출원경과 금반언 원칙이 적용되는 경우, 대법원판례해설 41호(2002), 법원도서관
성기문, 특허소송에서의 심사경과금반언에 관한 고찰, 사법논집 제43집(2006), 법원도서관
장태종, 특허침해 판단시 균등론 적용과 금반언 원칙의 적용여부에 관한 고찰, 지적재산권 제10호(2005), 지적재산권법제연구원
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2012. 5. 29.) 기고.
