상표법은 상표를 권리로 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하고, 이로써 산업발전에 이바지하며 동시에 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 하는 법률이다. 동법은 동일한 표장에 대한 상표 출원이 있는 경우, 먼저 출원한 사람에 대하여 해당 상표의 권리자로 인정하는, 이른바 선원주의를 취하고 있다.
이처럼 상표권자로 등록되면 동법에 의하여 그 상표를 독점, 배타적으로 사용할 수 있는 권리가 보장되는바, 스타트업들에 있어서 자신의 영업과 직접적으로 관련된 상표에 대해서는 선제적으로 권리화 조치를 취함으로써 상표권을 등록받는 것이 매우 중요하다 할 것이다.
그런데 만일 스타트업이 자신의 상표권 출원 조치 등 절차를 소홀히 하였다가, 자사가 출원하기도 전에 타 경쟁 업체에서 선제적으로 상표로 선출원해 버린 경우, 어떻게 대응하여야 할까?
등록결정이 된 경우와 출원심사 과정에 있는 경우에 따라 대응전략이 달라지는데, 먼저 등록결정이 되어 버린 상태라면, 등록무효 또는 등록취소 심판의 제기로 상대방의 등록 자체를 무위로 돌릴 수 있을 것이다. 그러나 이러한 과정은 일단 한 번 상표권으로 등록된 상표를 사후적으로 무효, 취소하는 절차여서 훨씬 입증에 있어 까다로운 절차를 거쳐야 한다.
반면 출원심사 과정에 있는 경우라면, 스타트업으로서는 상대방이 출원한 상표의 등록자체를 저지하기 위하여 정보제공 또는 이의신청 등의 방법으로 대응할 수 있을 것이다.
여기서 "정보의 제공"이란, 출원된 상표가 등록 거절사유(상표법 제54조 각 호)에 해당되어 상표 등록될 수 없다는 취지와 그 정보를 증거와 함께 특허청장 또는 특허심판원장에게 제공하는 것을 의미한다(상표법 제49조). 동법은 정보제공의 주체를 제한하지 않고 있어 누구든지 정보를 제공할 수 있으며, 이처럼 정보의 제공이 이루어지는 경우 특허심사관은 이를 참조하여 등록여부를 결정하게 되는바, 정보제공의 방법은 타인의 상표권 등록을 저지하기 위한 유효한 대안이 될 수 있다.
한편 "이의신청"이란, 특허청에 의한 출원공고가 이루어진 단계에서 할 수 있는 대응방안으로서, 누구나 할 수 있으며, 출원공고일부터 2개월 내의 기간에 출원공고된 상표에 일정한 사유(상표법 제60조 제1항 각호)가 있다는 점을 특허청장에게 입증하는 방법으로 할 수 있다.
이의신청이 있는 경우 심사관 3명으로 구성되는 심사관합의체가 구성되어, 동 합의체를 통해 이의의 적부를 심사·결정하게 되고, 이때 심사관합의체는 이의신청에 관하여 출원인이나 이의신청인이 주장하지 아니한 이유에 관하여도 심사할 수 있으며, 출원인이나 이의신청인의 의견을 들어 최종적으로 등록 또는 거절 여부를 결정하게 된다.
이상과 같이 스타트업으로서는 타인의 상표출원을 발견하게 된 경우 적절한 대응을 통해 상대방의 상표 등록자체를 저지할 수 있으나, 무엇보다 중요한 것은 그러므로 위와 같은 문제가 발생하기 이전에 미리 상표권을 적시에 출원하여 이를 선점하는 것이 중요하다 할 것이다.
* 법무법인 민후 이신혜 변호사 작성, 디지털데일리(2020. 12. 10.) 기고.
