권리범위확인심판에서 확인대상발명이란, 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 구체적인 실시태양을 의미한다. 이는 설명서 또는 도면에 의하여 특정되고, 비록 '발명'이라는 용어를 쓰고는 있지만 기술적 사상은 아니고 기술적 사상의 범주에 포함되어 있는 구체적인 실시형태를 의미한다. 더불어 확인대상발명은 현실적으로 실시하고 있는 실시제품(방법)과는 개념적으로 구별될 수 있다.
특허법 제140조(심판청구방식) ① 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상 발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상 발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우
③ 제135조제1항ㆍ제2항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다.
권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특정은 심판청구의 적법요건으로 분류하고 있는바, 그 특정 여부에 대하여 의심이 있을 때는 당사자의 명확한 주장이 없더라도 특허심판원이나 특허법원이 이를 직권으로 조사해야 한다. 특허심판원은 확인대상발명이 특정되지 않은 경우 기간을 정하여 보정을 명할 수 있고(특허법 제141조 제1항), 만일 기간 내에 보정을 하지 않은 경우는 심판청구를 각하하여야 한다(제2항).
그렇다면 확인대상발명은 어느 정도로 특정해야 하는가?
특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하는 것이 원칙이다.
확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보는 것이 타당하다. (대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결)
특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하며, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건에 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이다. 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다. (대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결)
특허권의 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등 조치를 취해야 하며, 그럼에도 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다. (대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결)
정리하면, 확인대상발명의 특정은 '당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼' 하면 된다. 여기서 대비할 수 있을 만큼의 의미는, 권리범위의 속부 여부 또는 특허발명의 구성요건과 대비하여 차이점을 판단할 수 있는 정도를 말한다. 따라서 확인대상발명과 특허발명을 대비하여 확인대상발명의 특허발명에 대한 속부 여부를 판단할 수 없다면, 즉 권리범위에 속하는 것으로도, 속하지 않는 것으로도 볼 수 없게 에매하게 기재되어 있다면 특정되지 않는 상태라 할 수 있다.
다만 확인대상발명의 구성 일부가 특정되지 않았다면 비록 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있다고 하더라도 부적법한 특정으로 볼 수 있다.
확인대상발명의 특정은 확인대상발명의 실시와는 구별해야 한다. 확인대상발명은 설명서 및 도면에 기재된 실시형태 그 자체로서 현재 실시하고 있는 것과는 개념적으로 구분된다. 만일 실시하지 않는 것을 특정하였다면 이는 특정의 문제는 아니고 실시의 문제로 보아야 한다. 특정된 확인대상발명을 실시하지 않는 경우는 심판청구는 부적법하다고 본다(이해관계인이 아님).
권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이라고 할 것이다. 그리고 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다. (대법원 2010. 8. 19. 선고 2007후2735 판결)
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 5. 4.) 기고.
