발명자 A가 발명을 완성하면 그는 특허를 받을 권리를 취득하게 된다. 이 특허를 받을 권리는 양도가 가능하며, 출원 전이라도 출원 이후라도 특허를 받을 권리는 승계가 가능하고, 승계받을 사람을 승계인(B)이라고 칭한다. 이와 관련해서 특허법 제33조 제1항은 특허를 받을 권리는 발명자 또는 그 승계인에게 귀속된다고 규정하고 있다.
제33조(특허를 받을 수 있는 자) ① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.
② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.
한편 발명자 A가 승계인 B에게 특허를 받을 권리를 승계하고 나서, 이후 발명자 A가 특허를 출원하여 등록을 받은 경우 이러한 특허는 무권리자의 출원으로서 무효가 되는가? 즉 모인출원에 해당하는가?
종래 다수설은 발명자 중심의 해석 취지에서 발명자 A가 승계인 B에게 특허를 받을 권리를 승계해도, 그 이후 다시 출원할 수 있고 이러한 출원이 무효가 되는 것은 아니라고 주장하였다.
하지만 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 (대법원 2009허887, 심리불속행 종결)은 그 결론을 달리하였다. 즉 특허를 받을 권리를 양도한 발명자 A의 출원은 모인출원으로서 무효라는 것이다.
특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018 판결 {위 A, B와는 다른 A,B임}
광폭화물운송장치의 개발과정에서 특허권 또는 실용신안권 등의 권리귀속에 관한 위 개발계약의 계약내용에 따라 1호기의 설계도면을 작성하여 피고에게 넘겨주어 피고로 하여금 특허출원을 받도록까지 하였다면, 피고와 B 또는 A, C 사이에서는 2호기의 고안의 완성과 동시에 그 고안자로서의 권리를 피고에게 이전하기로 하는 묵시적 의사의 합치가 있었다고 봄이 상당하고, 사정이 이러하다면, C이나 A이 피고 또는 B를 상대로 위 개발계획의 이행에 따른 이행대금의 지급을 청구함은 별론으로 하더라도 실용신안을 받을 수 있는 고안자로서의 권리는 고안의 완성과 동시에 피고에게 승계되었다고 할 것이어서 C이나 A은 더 이상 실용신안등록을 받을 수 있는 자에 해당하지 않는다고 할 것이다.
위 판결은 특허를 받을 권리의 성질과도 관련이 있는데, 단순한 채권으로 본다면 승계인 B는 채권자의 지위에 불과하므로 발명자 A의 출원은 무효가 되지 않는다. 하지만 위 판결은 특허를 받을 권리를 단순한 채권으로 보지 않은 점에 유념하여야 한다.
특허를 받을 권리가 물권은 아니지만, 이 권리를 1사람에게만 귀속한다고 보아 승계인이 특허를 받을 권리를 보유하고 있다면 발명자는 이 권리가 존재하지 않는다는 전제 하에서 위와 같은 판결이 가능한 것이다.
참고할 만한 판례로는 특허를 받을 권리를 이중양도한 경우, 제2양수인이 배임적인 이중양도행위에 적극 가담한 경우, 제2양수인은 승계인이 아니고 따라서 그의 특허출원은 무권리자의 출원으로서 무효라는 것이 있다(특허법원 2006.12.28 선고 2005허9282 판결).
더불어 특허를 받을 권리가 갑, 을, 병 순서로 승계되었음에도 을이 출원한 경우, 이 경우 판례는 아래와 같이 판시하여 역시 모인출원으로 본다.
이 사건 등록발명의 특허를 받을 권리는 그 발명의 완성과 동시에 그 발명자인 피고 소속 연구원들로부터 피고를 거쳐 원고에게 순차 승계되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록발명의 출원 당시 피고는 그 승계인 지위를 이미 상실한 상태였다고 할 것이다. (중략) 따라서 이미 승계인의 지위를 상실한 피고에 의하여 출원된 이 사건 등록발명은 발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의한 특허출원에 기한 것으로 그 등록이 무효로 되어야 할 것이다.(특허법원 2007.3.28 선고 2006허6143 판결)
또 하나의 판결은 '특허를 받을 권리'를 양도했더라도 나중에 등록 이후 승계약정이 취소 또는 해제가 된 경우, 나중에 양도인이 반환받을 권리는 특허를 받을 권리가 아닌 특허권이라는 것인데, 이것도 중요한 판결이다.
특허법원 2017. 6. 22. 선고 2016나1417 판결
양도인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수인에게 양도하고, 그에 따라 양수인이 특허권의 설정등록을 받았으나 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 경우에, 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면, 양도계약에 의하여 양도인은 재산적 이익인 특허를 받을 수 있는 권리를 잃게 되고 양수인은 법률상 원인 없이 특허권을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320 판결, 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결 등 참조).
이는 해제로 인한 원상회복의무의 경우에도 마찬가지로 적용될 수 있다. 계약해제의 효과로서의 원상회복의무를 규정한 민법 제548조 제1항 본문은 부당이득에 관한 특별 규정의 성격을 가진 것이기 때문이다(대법원 1997. 12. 9. 선고 96다47586 판결 등 참조).
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2021. 2. 23.) 기고.
