특허소송, 예컨대 특허침해소송, 권리범위확인심판, 무효심판 등에서 청구범위의 청구항이 독립항인지 아니면 종속항인지가 문제되는 경우가 많이 있다.
예컨대 청구항 제1항이 진보성이 인정되는 경우 제1항을 인용하는 제2항이 실질적으로 독립항인지 아니면 제1항을 인용했기 때문에 종속항으로 보아야 하는지에 따라 결론이 중대하게 달라질 수 있기 때문이다.
이와 관련해서 특허법 제42조 제4항은 다항제를 채택하고 있기 때문에, 청구범위는 하나의 항으로 적을 필요가 없다.
한편 특허법 시행령 제5조 제2항은 청구항을 독립청구항과 종속청구항으로 구분하고, 후자를 '독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 항'이라고 정의하고 있다.
다만 독립항과 종속항의 구별은 실질적으로 청구항을 해석해서 결정해야지, 단지 전항을 인용하고 있다고 해서 막연히 종속항의 지위에 있다고 보아서는 아니 된다. (서술적 해석)
예를 들어, 청구항 1항은 a + b + c의 구성요소로 되어 있는데, 2항은 제1항의 c에 대하여 언급하고 있는데, 아래의 각 경우에 있어 달리 판단해야 한다.
1) 2항이 c에다 d를 부가한 경우
2항이 1항의 c에다 새로운 구성 d를 부가하여, 1항은 a + b + c이고 2항은 a + b + c +d라면, 2항은 1항을 부가하고 있기 때문에 종속항의 지위에 있다.
2항이 종속항의 지위에 있으므로 1항의 진보성이 인정되면 2항의 진보성은 인정된다.
2) 2항이 c의 구성을 한정한 경우
2항이 1항의 c의 구성을 구체적으로 한정하고 있다면, 이는 1항의 한정에 해당하여 2항은 종속항에 있다고 보아야 한다. (1항은 a + b + c, 2항은 a + b + c')
2항은 종속항의 지위에 있으므로, 1항의 진보성이 인정된다면 2항의 진보성은 긍정된다.
3) 실질적으로 2항이 c를 삭제하고 d를 치환한 경우
2항이 형식적으로는 1항의 c를 인용하고 있기는 하지만, 실질적으로 c 대신에 새로운 구성 d로 치환환 것으로 볼 수 있다면, 이 때 2항은 종속항인가 아니면 독립항인가
1항은 a + b + c이지만, 2항은 a + b + d인바, 2항을 1항의 한정 또는 부가로 볼 수는 없다.
우리 판례(서술적 해석)에 따르면, 이 경우 2항은 독립항으로 보아야 한다. 따라서 1항의 진보성이 인정된다고 하여 막연히 2항의 진보성이 인정된다고 보아서는 아니 된다.
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 2. 17.) 기고.
