1) 출원경과금반언의 원칙이란, 통상 침해소송에서 출원 중에 본인이 수행한 절차와 모순되는 주장을 금지한다는 원칙을 의미한다. 포대금반언 원칙이라고도 표현한다. 우리 판례는 출원경과금반언 원칙이라는 표현도 쓰지만, '의식적 제외'란 표현도 많이 쓰고 있다.
의식적 제외에 관한 우리 판례들을 모아서 정리해 보고자 한다.
2) 출원경과금반언 윈칙의 개념
출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다(대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결).
원칙적으로, 출원경과금반언 윈칙이 적용되는 과정은 '출원과정'이고, '청구범위로부터의 의식적인 제외'가 있어야 한다.
3) '의식적 제외'의 판단방법
청구범위로부터의 의식적 제외 여부는 명세서뿐만 아니라, 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등을 기초로, 출원인의 의도, 보정이유 등을 고려하여야 판단하여야 한다는 게 우리 대법원의 태도이다.
즉 의식적 제외 여부를 따질 때는 명세서만 보아서는 아니 되고, 심사관과 출원인 사이에 오간 서면 등을 기초로 하여 판단해야 한다.
특허청구 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정해야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결).
4) 청구감축의 경우
거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.
그러나 단순히 출원인이 출원 과정에서 청구범위를 감축했다고 하여 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정해서는 아니 된다.
즉 단순히 청구범위의 감축이 있다고 하여 이를 의식적 제외로 단정해서는 아니 되고, 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 비로소 의식적 제외를 인정하여야 한다.
5) 반드시 청구범위의 감축이 있어야 하는가?
청구범위의 감축이 없더라도 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 출원경과금반언의 원칙이 적용된다(대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결).
예컨대 의견서를 통해서 인용발명은 '이러한'대 출원발명은 '저러하다'고 밝힌 경우, '이러한' 부분은 의식적으로 제외했다고 볼 수 있다는 의미이다.
명칭을 ‘강판 포장용 받침대’로 하는 이 사건 제1항 발명은 최초 출원된 당시 그 청구범위에 하부 받침대의 단면모양이 ‘속이 빈 사다리꼴’로 기재되어 있었는데, 이 사건 특허발명의 출원인이 비교대상발명 1, 3에 위와 같은 단면모양이 개시되어 있다는 취지의 거절이유통지에 대응하여 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면 모양을 ‘하부면이 상부면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양’으로 한정하여 보정함과 아울러, ‘비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다’는 취지의 의견서를 제출한 사안에서, ① 확인대상발명의 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 하부받침대 단면모양은 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없으나, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’은 하부받침대의 지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 ‘하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양’을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있고, ② 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부 받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하여, 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 상부받침대 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다
6) 특허등록 후 정정절차
판례는 '출원과정'에서의 의식적 제외라 한정하고 있는 듯하나, 우리 대법원은 최근 특허등록 후의 정정절차에서도 출원경과금반언 원칙이 적용됨을 판시하였다(대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결).
원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5를 ‘절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다
7) 분할출원
특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다(대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35038 판결).
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2019. 3. 30.) 기고.
