정정심판청구는 특허소송에서 매우 큰 의미를 가지고 있고, 이를 어떻게 사용하는지에 따라 전략적으로 우위에 설 수 있다. 정정심판청구의 요건은 아래와 같다.
*유사개념 : 정정청구
정정청구는 정정심판과 다른 말이다. 무효심판이 청구되어 특허심판원에 계속 중일 때는 정정심판 청구가 불허되고, 정정청구를 하여야 한다. 본질은 같은 것이나 절차적으로 구분해서 사용하여야 한다.
1. 정정사유가 있을 것
정정사유는 3가지인데, 청구범위 감축, 잘못된 기재의 정장, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 것이다.
청구범위 감축은, 특허청구범위의 내용이 공지기술을 포함하고 있어서 특허가 무효되거나 취소가 될 위험이 있는 경우에, 청구항의 기재사항을 한정하는 것을 의미한다. 실제 정정심판에서 가장 많이 문제되는 정정사유이다.
잘못된 기재의 정정이란, 오기의 정정이라 할 수 있다. 착오로 본래의 의미를 나타내지 못한 기재를 바로잡는 것을 의미한다.
분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우란, 특허명세서 또는 도면 중의 다른 기재와 불일치되어 분명하지 아니한 기재 등을 정정하게 그 본래의 의미를 명확하게 하는 것을 의미한다.
2. 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내일 것
청구범위 감축이나 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우는 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 가능하고, 잘못된 기재의 정정의 경우는 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 해야 한다.
3. 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것
정정으로 인하여 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되지 않아야 한다. 이 때 확장 또는 변경 여부는 특허청구범위 전체를 대비하여 판단하여야 한다.
다만 청구범위 감축으로 인정될 때에는 청구범위의 확장이나 변경으로 보지 않는다. 즉 감축 후 특허청구범위에 기재된 발명의 목적, 효과가 감축 전의 청구범위에 기재된 발명에 내재하거나 그 전제로서 포함되거나 구체적인 목적 범위 내에서 연장선상에 있는 경우에는 변경으로 보지 않는다.
4. 정정 후 특허등록을 받을 수 있을 것 (독립특허요건)
정정 이후 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 구성되는 발명이 독립하여 특허를 받을 수 있어야 한다.
다만 주의할 점은, 무효심판에서의 정정청구는 이 요건이 필요하지 않다. 즉 독립특허요건이 적용되지 않는다.
*주의할 개념 : 정정의 보정
심판청구인은 심리종결 통지가 있기 전에 한하여 정정심판청구서에 첨부된 정정 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 보정은 요지변경이 되지 않는 한도에서 즉, 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 허용된다. (아래 판례 참조)
구 특허법 제136조 제1항, 제9항, 제140조 제5항에 의하면 정정심판 청구인은 심판 장의 심리종결 통지가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면(이하 ‘정 정명세서 등’이라고 한다)에 관하여 보정할 수 있도록 하고 있는데, 구 특허법 제140조 제 2항에 의하면 위와 같은 정정명세서 등에 관한 보정은 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서만 허용된다. 그런데 이러한 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발 명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하 여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허 용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 구 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정 정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보 정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로 서 허용된다고 보아야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조)
* 법무법인 민후 김경환 대표변호사 작성, 블로그(2020. 11. 7.) 기고.
