특허침해를 인정하려면 실시기술이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소에 부합하여야 한다(문언침해). 하지만 일부 구성요소가 상이하더라도 특허침해를 인정할 수 있는데 그 이론이 바로 균등론이다.
우리 대법원은 2000. 7. 28. 97후2200판결 이후부터 균등론의 적용을 긍정하고 있다. 다만 실무에서 균등론을 적용하는 과정은 쉽지 않은바, 그 이론과 적용 과정을 판례를 통해서 파악하고자 한다.
균등론(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결)
균등침해가 인정되려면 3가지 요건을 갖추어야 한다. 즉 실시기술이 특허발명의 구성을 모두 포함하고 있지 않은 경우라면 변경된 구성요소에 대하여 아래 3가지 요건을 갖추었는지 여부를 검토하여야 한다.
1) 특허발명과 실시기술의 과제 해결원리가 동일할 것 (과제해결원리의 동일성)
2) 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것 (작용효과의 동일)
3) 구성의 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있을 것 (구성변경의 용이성)
정리하면, 실시기술의 변경된 구성요소와 특허발명의 구성요소 사이를 비교하여 양자의 과제해결원리가 동일한지, 작용효과가 동일한지를 검토한 다음, 마지막으로 통상의 기술자가 그 변경을 쉽게 생각해 낼 수 있는지를 검토하여 균등침해를 따진다.
이 중에서 가장 적용이 어려운 요건이 첫번째 과제해결원리의 동일성이다. 한편 위 2017후424 판결은 과제해결원리에 대하여 매우 자세하게 정리하고 있는바, 그 내용은 아래와 같다.
과제해결원리의 동일성
1) 과제해결원리의 동일을 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작해서 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. (발명의 설명 및 공지기술 참작을 파악하여 기술사상의 핵심을 판단)
* 특허발명의 과제해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하여야 한다는 것이 중요한바, 그 이유는 전체 선행기술과의 관게에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위함이다.
2) 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. (상세한 설명에 기재된 공지기술을 근거로 기술사상의 핵심을 파악)
* 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.
* 법무법인 민후 김경환 대표 작성, 블로그(2019. 2. 23.) 기고.
