이용침해는 이용대상이 되는 특허발명의 구성요소를 모두 그대로 가지고 있으면서 여기에 새로운 구성요소를 부가하는 침해 형태를 의미한다.
예컨대 특허발명의 a + b로 구성되어 있는 경우
1) 실시제품이 a + b로 되어 있다면 문언침해
2) 실시제품이 a + b'로 되어 있다면 균등침해에 해당하고,
3) 실시제품이 a + b + c 또는 a + b' + c로 되어 있다면 이용침해에 해당한다.
우리 대법원은 이용발명에 대하여 아래와 같이 정의하고 있다. 이용발명은 다시 사상상 이용발명과 실시상 이용발명으로 구분한다.
대법원 2017. 12. 22. 선고 2015다57935 판결
선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권 리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발 명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다.
대법원 판례의 취지를 정리하면, 이용관계가 성립하기 위해서는 3가지 요건이 필요하다.
1) 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용할 것(요지공통설이 통설, 판례)
2) 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서 일체성을 유지할 것
3) 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가할 것
선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.
더불어 이용발명인 경우에는 예외적으로 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판이 허용된다(99후2433 판결).
이용발명에서 많이 문제되는 것이 촉매사용인데, 여기에 대하여 우리 대법원은 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없으므로 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다고 판시한 적이 있다(90후1499 판결).
아래 판시는 특허법원 2003허2270 판결로서 이용관계에 관한 내용을 담고 있다.
후 등록고안인 확인대상 발명과 선 발명인 이 사건 특허발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계가 성립하기 위해서는, 후 고안이 선 특허발명의 요지를 모두 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하여야 할 것인바, 이러한 관점에서 이 사건 제1항 발명과 확인대상 발명을 각 구성요소별로 대비하건대, 확인대상 발명의 연결구몸체(10)에는 비록 제1집게레버(20)가 일체로 형성되어 있으나 제1집게레버(20)는 이 사건 특허발명의 '상기 몸체에 서로 대향되게 설치된 집게레버' 중 어느 하나에 대응되는 것이고 확인대상 발명의 연결구몸체(10) 역시 통발과 한 쪽이 연결되는 것이라는 점에서, 확인대상 발명의 연결구몸체(10)는 이 사건 제1항 발명의 구성 ①과 동일하거나 이에 포함되는 것이고, 확인대상 발명에서 연결구몸체(10)에 일체로 구성된 제1집게레버(20)에 제2집게레버(20′)의 선단이 접촉되거나 분리되도록 한 구성에 관하여 보건대, 이 사건 특허발명의 구성 ②에는 '집게레버가 서로 접촉되거나 분리'된다고 기재되어 있고, 집게레버가 서로 접촉되거나 분리되는 것에 반드시 2개의 집게레버가 모두 움직여 벌어져 분리되고 오므라져 접촉되는 경우만이 포함된다고 볼 수 없고 어느 한 쪽이 고정되어 있다 하더라도 2개의 집게레버가 서로 접촉되거나 분리된다고 할 수 있으므로, 확인대상 발명의 위 구성 또한 이 사건 제1항 발명의 구성 ②와 동일하거나 이에 포함되는 것이며, 확인대상 발명에서 슬라이더(30)가 스프링(35)에 의해 지지되고 제2집게레버(20′)와 링크기구(27, 32)를 통해 연결되어 이동되면서 제2집게레버(20′)를 구동하여 제1집게레버(20)와 제2집게레버(20′)의 선단이 접촉되거나 분리되도록 하는 구성 또한 집게레버가 서로 접촉·분리되는 동작을 제어하는 착탈기구의 기구적 설명을 상세히 한 것에 불과하여 이 사건 제1항 발명의 구성 ③과 동일하거나 이에 포함되는 것이므로, 결국 확인대상 발명은 통발연결장치의 몸체에 착탈기구에 의해 집게레버가 접촉·분리되는 집게기구를 형성하여 통발을 모릿줄에 연결 및 분리 가능하게 하는 것이라는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 사상을 모두 포함하고 있다 할 것이고, 다만 확인대상 발명은 여기에 더하여 연결통공(T1)이 형성된 통발본체(T){이는 실질적으로 제274656호 고안의 '테두리홈이 있는 원뿔관체(11)'와 동일한 것임은 앞에서 본 바와 같다.}라는 새로운 기술적 요소를 부가한 것이므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명을 이용하고 있는 것으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다 할 것이다.
* 법무법인 민후 김경환 변호사 작성, 블로그(2019. 4. 8.) 기고.
