두 개의 원형이 일부 겹쳐진 형상으로 표주박 또는 눈사람 또는 조랭이떡의 평면 형상으로도 볼 수 있는 형상은 원형에 해당할까 다각형에 해당할까? 그 형상이 원형인지 다각형인지 굳이 알아야 할 필요성이 느껴지지 않는다. 표주박, 눈사람, 조랭이떡 등 얼마든지 그 형상을 표현할 방법이 많기 때문이다. 그러나 문언의 기재를 어떻게 해석할지에 따라 특허침해 여부가 결정되는 소송과정에서는 반드시 짚고 넘어가야 할 문제이다.
특허 침해의 종류 : 문언침해와 균등침해
특허침해는 정당한 권한 없이 업으로서 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 구체적으로 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위이고, 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 도는 대여의 청약을 하는 행위이다(특허법 제127조). 그래서 특허침해는 특허발명과 물건을 비교하여 침해여부를 정한다.
그런데 물건은 명백히 존재하므로 그 물건이 어떤 형태ㆍ기능ㆍ효과가 있는지 파악하기 어렵지 않으나 특허발명은 문언으로 작성된 명세서에 의해 정해져야 하므로 과연 어디까지 특허발명의 보호범위로 보아야 할지 확정하기 어렵다. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고(특허법 제97조), 대비되는 물건이 특허발명의 청구범위에 적힌 구성요소를 모두 그대로 사용하여야 침해에 해당한다. 이를 문언침해라고 한다. 그래서 문언침해에 해당하는지 여부를 다툴 때에는 문언의 해석을 통한 특허발명의 보호범위 확정이 중요하다.
신중하게 해석된 청구범위의 문언 속 구성요소를 모두 사용하지 않는다면 곧바로 특허침해에 해당하지 않을까? 아니다. 구성요소 중 용이하게 바꿀 수 있는 요소를 바꿔서 실시한 경우에도 침해에 해당할 수 있다. 이를 균등침해라고 한다. 예컨대 떡의 제조방법에 관한 특허발명에는 옥수수전분이 쓰였는데, 이를 대신해 찰옥수수전분을 사용한 경우 균등침해에 해당할 수 있다(대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결).
균등침해 여부를 판단한 대법원 판결에 비추어 보면 균등침해가 성립하려면 다음과 같은 5가지 요건이 충족되어야 한다. ①과제해결원리의 동일성, ②치환가능성, ③치환자명성, ④공지기술 배제의 원칙, ⑤출원경과 금반언의 원칙이다. 그 중 ④는 침해물인 물건이 공지기술로부터 용이하게 도출 될 수 있는 경우(공지기술인 경우) 그 물건은 특허발명의 침해에 해당하지 않는다는 원칙이고, ⑤는 특허발명의 출원인이 출원과정에서 특허 거절을 면하기 위해 의식적으로 제외시킨 구성을 다시 침해소송에서의 보호범위로 주장할 수 없다는 원칙으로 모두 특허침해 소송의 상대방(즉, 침해자로 여겨지는 사람)이 주장하여야 할 사항이다. 균등침해 여부를 다툴 때는 위 ①~⑤에 해당하는지 잘 판단하는 것이 필요하다.
청구범위의 해석이나 균등침해의 성립 요건은 다양한 특허침해 소송 사례를 통해 그 판단 방법을 가늠할 수 있다.
표주박 형상은 원형 또는 다각형으로 볼 수 없다.
최근 대법원은 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결을 통해 균등침해 성립 요건 중 ①과제해결원리의 동일성의 판단 방법을 엿볼 수 있다. 위 사건은 '마이크로 커터가 형성된 각질제거판과 이를 이용한 각질제거기'를 명칭으로 하는 특허발명의 침해여부에 관한 사건인데, 표주박 형상이 원형 또는 다각형에 해당하는지 여부와 균등침해 여부가 문제되었다.
특허발명의 각질제거기의 절삭날은 원형 또는 다각형의 평면으로 된 돌출판이었고, 침해소송을 제기당한 피고의 물건은 두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 돌출판이어서 표주박 형상이 원형 또는 다각형에 포함된다면 문언침해에 해당하기 때문이다.
이에 대해 원심인 특허법원은 특허발명의 명세서에 '원형'과 '다각형'의 의미에 관하여 별도로 정의하고 있지 않으므로 네이버 지식백과를 참조하여 '원'과 '다각형'의 의미를 정하고, 오목한 표주박 형상은 원형과 다각형에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였고, 대법원 역시 그 판단을 유지하였다.
표주박 형상으로 인한 과제해결원리 또는 작용효과의 차이
문언침해는 성립하지 않으나 균등침해를 판단하기 위해 표주박 형상인 돌출판과 원형 또는 다각형의 평면으로 된 돌출판은 균등한 관계인지에 관하여 원심인 특허법원은 "이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 '원형 또는 다각형인 평면 돌출판'과 피고 제품의 '두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판'의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다. 그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다."고 판단했다.
이에 대해 대법원은 "이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것'으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이 사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다."고 보았다.
위 판결은 균등침해 여부를 판단할 때 과제해결원리의 동일성은 단순히 특허발명 전체의 과제해결원리와 대비 물건의 과제해결원리를 비교하는 것이 아니라 균등 여부가 문제되는 구성요소의 기능을 고려한 작용효과가 실질적으로 동일한지에 따라 판단되어야 한다는 점을 다시 한번 확인시켜 주었다.
이처럼 특허침해에 해당하는지 여부는 해당 특허발명의 청구범위에 기재된 문언 해석과 발명을 이루는 구성요소를 면밀히 고려하여 판단되므로 관련 판결의 입장을 살피고 법률 전문가의 조력을 받는 것이 필요해 보인다.
* 법무법인 민후 조윤 변호사 작성, 디지털데일리(2022. 10. 26.) 기고.
